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专利申请审查程序的本质及顾全大局

时间:2023-07-08 理论教育 版权反馈
【摘要】:规则第902条申请人应照看其权利由审查员代表的专利处不应照顾申请人的利益。规则第903条审查员的初步不利行为对申请人是有意义的申请人及其法定代理人应充分了解审查员的初步不利行为的正面价值。规则第906条审查顺序提交给专利处并作为完整的申请被接受的申请委任给处理该申请涉及的发明类别的相应审查员进行审查。申请应由审查员按照提交申请的顺序进行审查。

专利申请审查程序的本质及顾全大局

规则第900条 单方面起诉的申请

申请由申请人单方面起诉,即诉讼程序类似于诉讼,其中有原告人,但没有被告人,法院本身作为对方当事人。

规则第901条 诉讼程序,一场审查员与申请人之间的竞赛

专利处,单方面的诉讼程序是代表公众并试图给予发明人尽可能少的垄断作为他的披露的回报的审查员与试图获得尽可能多的垄断的申请人或其法定代理人之间的一场法律竞赛。

规则第902条 申请人应照看其权利

由审查员代表的专利处不应照顾申请人的利益。审查员负责保护公众利益,因此必须警惕以确保不能取得专利的主题不存在专利问题,并且已经在先前的发明中公开并且公众可以普遍获得。

规则第903条 审查员的初步不利行为对申请人是有意义的

申请人及其法定代理人应充分了解审查员的初步不利行为的正面价值。一个艰难的申请将产生一项专利,该专利比轻易地通过专利处的专利在法庭上更有可能继续有效。之所以这样有两个原因:首先,驳回已经给予申请人或其律师加强改正的建议,使得他的权利要求比其他可能的方式进行的改进更不易受到攻击。其次,由审查员和最终由专利处裁决的有利于申请人的每个要点都将给他一个在法庭上主张这一要点的初步证据。法律授权知识产权局通过专利申请,并且由于授予的权力,其关于授予申请的裁决或与其相关的任何要点上的裁决将被法院推定为正确的。

规则第904条 初步驳回不应照字面理解;审查员只是试图有帮助

由审查员做出的驳回从不照字面理解,申请人要记住,审查员未必真的驳回了他的发明。审查员事实上也许已经准备好接受对现有技术的参考的该发明,他或许只是驳回了申请人的权利要求,即申请人表述其发明的方式。

审查员将经常对一些对现有技术的参考作出全面否决,只是为了帮助申请人——只是为了给他一个机会来解释一些参考文献并做出选择在他的权利要求中将其避免,而不是等到专利被授予并参与诉讼时,因为可能为时太晚而无法作出解释。

规则第905条 审查员应对所有的申请有初审权;向专利处处长上诉

对授予发明专利的申请的所有审查应在几名审查员的初审权之下进行,他们的决定在最后裁决时,受限于请求书,或在裁决通知的邮寄日期后四个月内向专利处处长提出上诉。关于在专利处最终诉讼期间的任何具体技术或科学事项的信息,申请人可在支付费用后以书面请求与审查员举行会议,明确说明他想向审查员提出的疑问,但审查员可自行决定批准请求或选择书面答复疑问。

规则第906条 审查顺序

提交给专利处并作为完整的申请被接受的申请委任给处理该申请涉及的发明类别的相应审查员进行审查。申请应由审查员按照提交申请的顺序进行审查。

已按照审查员的要求进行并已由申请人满足上述审查员进一步审查的条件的申请(经修订的申请)应按照他们被置于这种情况下的顺序进行审查。(修订日期)

规则第907条 审查的性质;审查员的行为

(a)在从事申请审查时,审查员应对该申请进行彻底研究,并对寻求获得专利的发明主题的相关的可得到的现有技术进行彻底调查。审查应完整地考虑符合申请的成文法和规则,以及要求保护的发明的专利性,除非另有说明,否则也考虑形式要件问题。

(b)审查员的行为将通知申请人,将阐明任何不利行为或异议或要求的原因,该资料或参考将会给予申请人如果可能有助于申请人判断继续对他的申请提出起诉的适当性。

规则第908条 审查员行为的完整性

除了在适当的情况下,例如限制要求,申请中的主要缺陷等,审查员的行为将对所有事项都是完整的,并且可能会在进一步起诉之前受限于这些事项。直到发现权利要求正当的,审查员才有必要提出形式要件。

规则第909条 权利要求的驳回

(a)如果本发明以任何形式都不被认为是可取得专利的,所有权利要求将被审查员驳回。如果本发明被认为是在某些权利要求中所主张的可取得专利权而在其它权利要求中所主张的不具备专利性,则后面的权利要求将被驳回,但只要它只限于未被驳回的权利要求则不会导致拒绝授予专利。

(b)在驳回对缺乏新颖性或创造性的权利要求时,审查员必须引用与本发明最相关的参考文献。当参考文献是综合的或者显示或描述了申请人所要求保护的发明之外的发明时,则所依赖的特定部分必须被指定为切实可行。如果不是显而易见的,则必须清楚地解释每个参考文献的相关性,并且明确说明每个被驳回的权利要求。

(c)不遵守知识产权法典第35.1条和第36.1条的权利要求可能被驳回。

规则第910条 不能引用未公开、撤回和已丧失的申请

诸如未公开的,撤回的和已丧失的申请不能作为参考文献被引用。

规则第911条 申请人的答复

(a)在审查员的行为之后,如果在任何方面都是不利的,则申请人如果坚持他的专利申请,就必须对其进行答复,并且无论是否修改都可以要求复审或复议。

(b)为了被准予重新审查或重新考虑的权利,申请人必须以书面形式提出请求,他必须明确和具体地指出审查员的行为中的推测的错误。申请人必须回复在先前审查员的行动中的异议和驳回的每个理由(除了可以提出异议或关于形式的要求,若没必要再次审议权利要求,则提出的要求中止到允许一个权利要求为止)。申请人的行为必须始终是善意的企图以促进该情况成为最终的行动。仅仅声明审查员有错误不会作为这种复审或重新考虑的理由被受理。

(c)在修改申请以回应驳回时,申请人必须清楚地指出他认为权利要求所呈现的可取得专利的创造性和新颖性,考虑到由引用的参考文献或作出的驳回而披露的相关现有技术,申请人也必须出示修正方案如何避免了上述参考文献或异议。

规则第912条 复审或复议

申请人回应之后,申请书将被复审和复议,并且如果权利要求被驳回或被拒或提出要求,则申请人将以和第一次申请之后一样的方式收到通知。无论有没有更正,申请人都可以用在这些规则中提供的方式回应审查员这样的行为,但在审查员第二次的行为之后的任何更正必须大概限制在驳回或拒绝或提出的要求中,并且申请书将会被再次复议。

规则第913条 最终驳回或行为

(a)在第二次或任何后续的审查或审议中,如果申请人的答复限于上诉、驳回或其他行为在这些规定中所明确说明的任何权利要求或更正被驳回的情况下可以是最终行为。在不涉及驳回这些规则所订的任何权利要求的拒绝或要求的情况下,可向专利处处长提出请求。对最终驳回或行为的回应必须包括对每个被驳回的权利要求的撤销或出于驳回的上诉;并且,如果任何要求主张是可允许的,符合关于形式的任何要求或异议。

(b)在作出这样的最终驳回时,审查员应重复驳回的所有理由,然后考虑适用于该案件中的权利要求,并清楚地说明其中的理由。审查员可以不引用在之前与申请人交流时没有提到的理由。

规则第914条 专利申请或实用新型申请的转化

(a)在一项发明专利的授予或拒绝之前的任何时间,专利申请人可以在缴纳规定费用后将其申请转换为实用新型注册申请,并享有初始申请的申请日期。一项申请只可以转换一次。(知识产权法典 第110条)

(b)在实用新型注册的准许或拒绝之前的任何时间,实用新型登记申请人在支付规定费用后,可将其申请转为发明专利申请,并享有初始申请的申请日期。(知识产权法典 第110条)

规则第915条 平行申请提交的禁止性法规

申请人不能就同一主题同时或连续申请两个专利,一个是实用新型注册,另一个是授予发明专利。(知识产权法典 第111条)

由申请人作出的更正(www.xing528.com)

规则第916条 申请人作出的更正

申请人在审查期间可以更正专利申请:但这种修正不应包括已提交的申请中包含的披露范围之外的新事项。(知识产权法典 第49条)

规则第917条 审查员最终驳回之后的更正

(a)在作出最后驳回或行为后,可以作出修改,撤销权利要求或遵守已作出的任何形式要求,并且允许以更好的形式提交被驳回的权利要求,以便在上诉时所考虑的修正。但不应操作与其相关的任何程序以解除申请作为上诉对象的状况,或将其视为撤回时予以保留。

(b)如果在最终驳回或上诉被采取之后提交涉及申请的价值的更正,或者当该更正不合适时,他们可以依照出示早些时候没有提出的必要的充分的理由而被接纳。

规则第918条 所需的修改和修正

发明说明书、权利请求书和附图必须在需要的时候做出修改和修正,以纠正说明书和定义中不正确的地方或不必要的赘述,以及保证权利请求书、发明说明书和附图之间的一致。

规则第919条 披露的更正

任何删除或增补不得扩大申请的披露范围,包括申请日后的新事项。在申请提交日后,对发明说明书、权利要求书或附图的所有修改或补充,至少必须符合其中一项与申请日的情况相同。即使有补充誓言的支持,也不能将与原始公开内容相背离的内容或增补的内容添加到申请中,而只能在单独的申请中显示或要求保护。

规则第920条 权利要求书的更正

权利要求书可以由取消特定的权利要求、提出新的权利要求或更正特定的新权利要求的语言来更正(这种修改的权利要求实际上是新的权利要求)。在提出新的或修改的权利要求时,申请人必须指出他们是如何避免任何记载的参考文献和可能相关的报告的驳回理由的。并且,为了简化申请的审查程序,申请人应在他的回复中说明原始披露中的哪一部分构成了修改的基础。

规则第921条 做出修改的方式

销毁、增补、引入或更改报告和记录不得由申请人作出。申请人的修订是根据这些规例提交文件,指示或要求作出指明的修订而作出的。必须指出要在申请书中删除或引入的确切字词,并且指出要删除或引入的精确位置。须指出在提交的初始申请中提出的修改的依据。

规则第922条 修正的登记和考虑

(a)修正由专利处提出,通过在删去的字词上划红线来标注,并用红墨水写出建议替换或插入的字词,少量的的插入写在指定位置,较大的插入在参考文献中指出。

(b)通常登记和考虑在申请开放供修改时提交的文件中提出的所有修正,但是修正不遵守该规则则可能不被接受。可以整体或部分驳回对不合时宜的更正文件的登记和考虑。

规则第923条 修改附图

除非获得专利处的准许,否则附图不可作出更改。在任一附图中展示的结构上进行更改的请求只能在支付所需费用后提出。用固定颜色的墨水显示提议的成为记录中一部分的更改草图必须与检查请求一同提交。需要修改附图的文件应与其他文件分开。除签名外,附图不得从专利处取回。除非专利处需要,否则在任何情况下,通常不接纳替换图。

规则第924条 修正条款的修改

当修订条款要修改时,应完全重写,并取消原来的插入,以使最后提交的条款中不得出现评注或删减。通过修正取消的事项只能通过随后的修正予以恢复,将被取消的事项作为新的插入来提出。

规则第925条 替代的发明说明书

如果修正的数目或性质使其难以考虑该状况,或难以安排文件进行印刷或复印,则审查员可要求重写整个说明书或权利要求书及其中的任何部分。除非被审查员要求,否则替代的说明书通常不被认可。授予专利起两个月之内到专利公布于IPO报刊之前可能需要一个替代的发明说明书。

规则第926条 权利要求的编号方式

最初的权利要求的编号方式必须通过检察官予以保留。当权利要求被撤销时,剩余的权利要求不得重新编号。当通过修正增加权利要求或代替取消的权利要求时,它们必须由申请人连续编号,从先前提出的权利要求的最大编号开始(无论是否登记)。当并做好准备时,如果有必要,审查员将按照权利要求出现的顺序或申请人要求的顺序重新对其进行连续编号。

规则第927条 对拒绝接受修正的请求

审查员拒绝接受全部或部分的修正的请求将由专利处处长受理。

规则第928条 与审查员面谈:当面谈不被允许时

与审查员就涉及在专利处之前待决的申请的访谈只能在书面请求后才能举行,指明申请人想要提出的疑问,并在支付所需的费用之后。但审查员具有法律权限以准许访谈或改为以书面形式回复疑问。面谈应在专利处的处所内和在审查员指定的正常办公时间内进行。所有与审查员的面谈或会议都应草拟,并由审查员和申请人在会议后立即签署。这种草拟应构成专利处记录的一部分。讨论未决申请的访谈不得在关于其第一次正式行动之前进行。

申请人回复时间;申请的撤回

规则第929条 未能在限期内作出回应而导致的申请撤回

(a)如果申请人无法在这些规定要求的时间内对其申请依法进行,则该申请视为撤回。

(b)答复时间只有良好和充足的理由,并有规定的合理时间时才可以延长。任何此类延期的请求必须在申请人应采取行为的日期或之前提交,审查员可以授予最多两次延期,但条件是准许的总期限包括允许提交答复的初始期限,不得超过需要此类答复的职务行动的邮寄日期六个月。

(c)对一项申请进行依法实施,以免将其撤回,必须包括该案件的情况可能需要的完整和适当的行为。任何对最后一次职务行为不做回应的修正不得阻止该申请视为撤回。

(d)当申请人的行动是真诚地打算促进该案件为最后行为,并且大体上是对审查员的行动的完全回应,但是不经意地省略了对某些事项的考虑或对某些要求的遵守,那么可以在考虑撤回的问题之前给予解释和提供遗漏的机会。

(e)在未签名或未正确签署文件的情况下,可以接受迅速的正式批准或提交正确签名的副本。

规则第930条 申请的恢复

未依法进行而视为撤回的申请,如果未依法进行是由于欺骗、意外、错误或可免责的疏忽所致,而且以上原因使专利处处长满意,则在撤回通知的邮寄日期后四个月内,作为未决申请重新提出。

恢复视为撤回的申请的请求必须附有(1)未能起诉的证据,(2)完整的建议的回复,以及(3)所需费用。

根据本规则,申请没有恢复的视为没收。

规则第931条 申请撤回的明示

申请可以通过在专利处提交书面撤回声明,明确撤回,由申请人本人和登记的受让人(如果有的话)签署,并与该申请一致。

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