专利侵权案件中的举证责任与要求

1.举证责任倒置原则

《专利法》第六十一条规定：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。《最高法院关于民事诉讼证据的若干规定》（法释〔2001〕33号）第四条第一款规定：因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。这就是举证责任的倒置。依据有关法律，因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，举证责任依法律要件分类进行分配，具体规则是：方法发明专利权人应当证明对方的产品同自己按照专利方法制造的产品相同，并且自己用专利方法制造的产品在申请日或优先权日是一种从未上过市的新产品。这两点被证明后，法院即可认定制造同样产品的单位或者个人在此后生产的相同产品是用专利方法获得的。因此，制造同样产品的单位或者个人必须证明他是用专利方法以外的其他方法获得相同产品，也即对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任，否则就会败诉。

就发明方法专利而言，《专利法》规定保护的行为只有一种即使用该方法。方法有各种各样，可以是化学性质的或其他技术领域的产品生产方法或者产生其他技术效果的方法。其中，受《专利法》保护的专利发明只有三类：①制造方法，指对原材料加工、作用、制造成各种产品的方法，如机械、化学、生物方法等；②工作方法，指为了达到一定的工作目的作用于某种物质的方法，如输送、测量、通讯、消毒方法等；③具有特定用途的使用方法，指为了实现特定用途对一种产品、设备或方法的新应用。

为达到方法发明的目的，或者为获得方法发明的效果而使用专利方法的行为应受保护；至于依照该方法直接得到的产品的使用或者销售，方法发明专利权人并不享有独占的权利。如果他希望这种产品也能得到专利保护，那么应当将这种产品写在专利申请的权利要求书中。只要他的权利要求书中没有包括按照这种方法直接得到的产品，那么，任何人使用或者销售这种产品，就都不构成侵权，专利权人不能起诉控告他，专利权人的唯一办法是对使用这种专利方法的制造商就其产品制造方法与专利方法的同一性提起诉讼。

按照举证责任分配的一般规则，专利权人既然指控制造同样产品的单位或者个人使用了他的产品制造方法，就应当对所主张的事实负举证责任，否则专利权人就会处于极为不利的地位。因为产品制造的方法是在生产制造过程中使用的，专利权人远离证据，他很难进入对方的企业，调查了解，取得直接的证据，即使进入，也难以收集处于对方控制之下的使用其专利方法生产的证据。故由专利权人举证证明对方的产品制造方法与自己的专利方法相同与否，将因举证困难而使专利权人鲜有胜诉的可能，这显然不利于保护专利权人的合法权益。而对于制造同样产品的单位或者个人来说，究竟使用何种方法生产产品自己最清楚，能够轻而易举地提出证据来证明该项产品不是用专利方法而是用其他方法生产的。正是基于上述原因，《专利法》第六十一条第一款规定：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

据此，在新产品制造方法发明专利侵权诉讼中，专利权人仅提供其专利被侵害的事实即可，而由对方举证证明自己的制造方法并非专利方法，或者依法不视为侵犯专利权的行为。如果对方不能举证证明自己的生产方法不同于专利方法，则应推定为使用了专利权人的专利方法发明，从而认定为专利侵权，由其承担侵权法律责任。因此，这里的举证倒置，只是倒置了产品制造方法的同一性要件事实的证明，专利权人就其他法律要件仍然应负举证责任。

2.正确理解倒置条款

根据《专利法》第六十一条第一款的规定：在专利侵权诉讼中，如果专利涉及的是新产品的制造方法，则由被告承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。正确理解和运用举证责任的倒置必须弄清楚两个问题。一个问题是“倒置”是否意味着原告可以不承担任何举证责任？另一个问题是如何处理举证与保护被告商业秘密的关系。

按照我国的诉讼实践，举证责任的倒置并不是说原告不负任何举证责任，相反，原告要首先证明自己享有专利权，被告制造的产品与使用专利方法获得的产品相同，而且该产品是新的产品。值得注意的是，判断是否为新产品的标准不同于授予专利权时所要求的“新颖性”标准。只要产品在专利申请日前是本国市场上所从未见过的，就可以认为是新产品。另外，是否为新产品，对原告的举证要求不高，一般情况下，只要在专利文件中提到是一种新产品的制造方法，或者在诉讼时有初步证据证明是一种在申请专利前市场上未曾见过的新产品即可。

在诉讼实践中，有的被告以自己实施的方法是商业秘密为由拒绝举证，有的法院以同样的理由不将被告的证据提供给原告进行质证。这些做法都是不正确的。最高人民法院曾经对一起违反专利法关于方法专利举证责任倒置规定的案件，作出了发回重审的裁定，强调了专利法和司法解释有关举证责任的规定必须严格执行，不能以任何理由忽视诉讼程序上的公正，以避免出现错案。

【质证示例】甲公司诉某药业公司专利侵权纠纷案

【例情摘要】甲公司具有关于生产制备吉西他滨盐酸盐和吉西他滨的完整技术三项方法发明专利。甲公司向省高级人民法院提起诉讼称：某药业公司未经许可，使用涉案专利方法制备了吉西他滨和吉西他滨盐酸盐并对该产品进行了促销，构成专利侵权，应承担相应法律责任。

【法庭辩诉】甲公司请求法院判令：①某药业公司停止侵犯专利权的行为；②某药业公司赔偿其因侵权而遭受的经济损失人民币550万元；③某药业公司在《中国医药报》上公开赔礼道歉，消除不良影响；④某药业公司承担本案的诉讼费用；⑤某药业公司承担其诉讼损失，包括律师费、调查费和其他合理费用。

某药业公司辩称：我公司对注射用盐酸吉西他滨新药临床研究是经过国家药品监督管理局批准，国家药品监督管理局同意在某某市肿瘤医院等四家单位进行临床研究，某药业公司持有新药生产证书。国家药品监督管理局核发了新药证书及生产批件，新药保护期至2007年5月17日，所申报的生产工艺名称为“中试工艺”，法院应驳回其诉讼。

【法院质证】原审法院经双方当事人同意，委托中华人民共和国科学技术部知识产权事务中心（简称知识产权事务中心）进行技术鉴定，并就鉴定资料进行了质证。鉴定结果，某药业公司提交的研制方法与甲公司三项专利的独立权利要求所记载的方法不相同。针对上述鉴定结论，甲公司质证认为：此次鉴定过程中设定的当事人向专家陈述技术意见程序，允许某药业公司在诉讼程序外单独接触鉴定机构和鉴定专家，破坏了证据规则和程序规则；出庭专家仅是鉴定专家组中的部分成员，致使甲公司无法对全部专家进行质询；某药业公司未能证明其作为鉴定资料的制备工艺的真实性。(www.xing528.com)

【法院一审】一审法院认为，盐酸吉西他滨属于《专利法》规定的新产品范围，某药业公司应就其制备盐酸吉西他滨的工艺方法负举证责任。基于本案的特殊性，如将涉及某药业公司工艺方法的技术资料内容交由甲公司审查，则可能会使某药业公司的商业利益遭受无法预见和无法弥补的损害。因此，决定对某药业公司工艺方法的技术资料采取变通的质证方式：不将该资料提交甲公司审查而交独立的鉴定专家组审查其真实性以及与原告专利方法是否相同。当事人提交由法院转交鉴定机构的鉴定资料。鉴于鉴定结论认为某药业公司改进后的工艺方法以及申报生产的工艺方法与甲公司专利独立权利要求所记载的保护方法不同，且理由非常详尽，甲公司关于鉴定意见的质证意见不能成立，也无足够相反证据推翻上述鉴定结论，故该鉴定意见应作为有效的定案证据使用。按照该鉴定意见，某药业公司制备盐酸吉西他滨的工艺方法（包括中试工艺和申报生产工艺）与甲公司三项专利独立权利要求所记载的保护方法不相同，未落入专利独立权利要求的保护范围。因此，甲公司起诉某药业公司侵犯专利权没有事实和法律依据，其诉讼请求应予驳回。依据修改前的《专利法》第五十九条第一款和第六十条的规定，判决驳回原告甲公司的诉讼请求。案件受理费37510元和鉴定费25000元，由甲公司负担。

【二审辩诉】甲公司不服法院一审判决，向最高人民法院上诉称：

①原审法院违反《民事诉讼法》以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，剥夺上诉人正当诉讼权利，在一审诉讼中拒绝上诉人审查被上诉人侵权证据资料，一审判决认定的“事实”均未经上诉人质证。②原审法院以其内部文件为依据指定省科技厅为本案的鉴定机构，违反《最高人民法院人民法院司法鉴定工作暂行规定》，鉴定人员与被上诉人有利害关系，鉴定范围不清，鉴定意见所依据的证据前后矛盾，也未能认识上诉人专利发明的基本发明要点，鉴定结论没有事实支持。请求对本案重新审理，并支持上诉人在一审提出的所有诉讼请求。

被上诉人某药业公司答辩称：①一审法院认定事实清楚，答辩人根据已经公开的技术文献资料，形成与被答辩人专利方法不同的工艺方法，并已经过技术鉴定。②本案不适用《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，甲公司与某药业公司之间存在显而易见的商业竞争关系，如果甲公司利用质证程序获得了药业公司的商业秘密，必将使其商业利益遭受无法预见和无法弥补的巨大损失。根据《民事诉讼法》第六十六条以及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞若干问题的意见》第七十二条的规定，一审法院采取的变通方式，没有侵犯甲公司平等诉讼的权利。③鉴定意见客观、真实，原审法院作为定案依据，并无不当。

【法院二审】二审法院经审理查明，被上诉人某药业公司在一审中向法院提交的所有涉及其生产盐酸吉西他滨产品工艺方法的证据材料均未提交给上诉人甲公司进行质证。国家药品监督管理局档案室现存关于盐酸吉西他滨的批件档案中，没有某药业公司向法院提交的盐酸吉西他滨生产新工艺的研究资料及文献资料、盐酸吉西他滨中试新工艺、盐酸吉西他滨新工艺小试中间体、产物及中试产物有关物质HPLC图和盐酸吉西他滨补充申请内容及依据等四份证据材料。被上诉人某药业公司声称其生产盐酸吉西他滨产品的工艺方法涉及其商业秘密，但未就其所称商业秘密的具体内容界定明确的范围。

二审法院认为，根据《专利法》的有关规定，被上诉人某药业公司应当提供其盐酸吉西他滨产品制造方法不同于专利方法的证明。《民事诉讼法》第六十六条规定：证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。上述法律规定，在程序上给予上诉人甲公司要求被控侵权方有效披露完整的涉及该新产品制造方法的证据材料并进行质证的权利，给予被上诉人要求上诉人对披露的证据中涉及商业秘密的内容进行保密的权利；在实体上对当事人在诉讼中披露商业秘密可能受到的损害也充分给予了考虑，在保障当事人合法诉讼权利的同时对当事人的实体民事权益提供有效保护。

对被上诉人某药业公司提交的要求保密的制备盐酸吉西他滨产品的工艺方法资料，也应当依照上述法律规定进行质证。只有在双方当事人对证据进行质证的基础上，才能够对被控侵权方法与专利方法是相同、等同还是不同作出正确的判断。因此，法院在审理本案过程中，根据被上诉人某药业公司的申请采取不公开审理的方式，并要求上诉人伊莱利利公司法定代表人、委托代理人以及其他参与诉讼的人员承担保密义务，不得将通过诉讼程序获得的属于某制药公司商业秘密的技术信息用于诉讼以外的商业用途，否则将追究其法律责任。上述庭审质证方式，既能保障上诉人甲公司依法获得涉及被控侵权方法的证据材料进行质证的诉讼权利，同时也能避免被上诉药业公司所称其商业秘密因诉讼程序而泄露，保护药业公司的合法利益。但是法院在二审中的努力，仍不能弥补一审在程序上的缺陷。

鉴定机构接受人民法院的委托，对争议的技术问题作鉴定，应当以双方当事人经过庭审质证的真实、合法、有效的证据材料作为鉴定依据。被上诉人某药业公司向法院提交的有关四份证据材料，未在国家药品监督管理局盐酸吉西他滨的批件档案中存档，其真实性无法核实。一审法院提交给鉴定机构的所有涉及被上诉人某药业公司生产吉西他滨产品的工艺技术材料均未经双方当事人庭审质证，其中包括被上诉人某药业公司声称已经公开的“有机化学”等四份文献资料。因此，鉴定机构依据未经双方当事人质证或者核对的证据材料所作出的鉴定结论，不是合法有效的证据，不能作为认定本案事实的依据。一审法院根据鉴定结论驳回甲公司对某药业公司侵犯专利权的诉讼请求，属认定事实不清。

【二审判决】二审法院认为，一审法院采信未经双方当事人质证的证据，未能保障上诉人甲公司获得被上诉人某药业公司吉西他滨产品生产方法不同于专利方法的有关技术信息的正当诉讼权利，并以未经质证的证据作为委托技术鉴定的依据，违反民事诉讼法关于证据应当经过庭审质证才能够作为定案依据的规定，导致一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误。因此，二审法院依照《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第三项和第四项的规定，裁定如下：①撤销一审法院的民事判决；②本案发回一审法院重审。

【示例评析】此案对我国专利诉讼有一定的指导作用。该案是一起涉外的纠纷案件，即甲公司与某药业公司方法专利侵权纠纷诉讼案。甲公司以一审法院违反民事诉讼法和专利法不进行开庭质证就将某药业公司提交的证据作为定案依据和其未尽到举证责任为由提出上诉。经审理，最高人民法院以一审法院采信未经双方当事人质证的证据，未能保障上诉人甲公司获得被上诉人某药业公司产品生产方法不同于专利方法的有关技术信息的正当诉讼权利，并以未经质证的证据作为委托技术鉴定的依据，违反了民事诉讼法关于证据应当经过庭审质证才能作为定案依据的规定，导致一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误为由，撤销一审判决，发回原审高级人民法院重审。在审判此案时，最高人民法院为了保护一审被告主张的商业秘密，采取了以下几项措施：

（1）不公开审理，不但排除了与当事人无关的公众的旁听，对当事人各方的参与庭审旁听的人员也进行了限制，只允许法定代表人和他的两名委托代理人以及律师、必要的记录人员参与诉讼。同时，允许各方当事人可以各聘请两名专家证人出庭，对案件涉及的专业技术问题进行说明。

（2）当庭发出命令，各方当事人不能就庭审所掌握的案件情况特别是对方提供质证的信息，进行披露、扩散和使用等未经授权的行为，否则应当属于故意侵权，应当承担更重的法律责任，甚至承担妨害诉讼的法律责任。

（3）就诉讼程序的进展，根据具体的诉讼请求逐渐扩大涉及当事人商业秘密的质证范围。

综上所述，在涉及新产品的制造方法的专利侵权诉讼中，原告应当注意自己仍然要承担的举证责任，切不可以为不用举证而匆忙起诉，使自己在诉讼中处于被动地位。而被告应当注意利用最高人民法院的上述判决，充分保护自己在诉讼中的合法权益。