现有技术抗辩：重新审视‘防伪铆钉’案的好似一个适当的修改

汪瑞明、上海九安铆接技术有限公司vs靖江市翔宇五金制造有限公司[1]

一、案件背景

纸板专用铆钉可用于酒行业及其他母体为纸板材质的连接。这种铆钉不仅可以对酒类物品的包装材料进行封口、封箱，同时还起到封口毁盒防伪作用，对于利用旧盒包装制假、售假起到了一定的防范作用。然而，现有的铆钉其铆沿部分都为圆形，随着各酒类生产厂商对品牌保护意识的增强，外形结构一样的铆钉已不能满足区分各个品牌的要求，即为了进一步提高纸板专用铆钉的防伪性能，达到为各品牌专用的防伪效果，使消费者看到外包装后即可识别真伪，汪瑞明发明了一种防伪铆钉，并于2000年10月10日向国家知识产权局申请实用新型专利，专利号为ZL00249571.6，于2001年11月28日获得授权。

该专利的权利要求书如下：

1.一种防伪铆钉，所述铆钉由铆沿和铆体构成，其特征在于，所述铆沿上端面压制有凹凸部。

2.如权利要求书1所述的防伪铆钉，其特征在于，所述铆沿上端面上的凹凸部构成为字母形。

3.如权利要求书1所述的防伪铆钉，其特征在于，所述铆沿上端面上的凹凸部构成为一多边形。

4.如权利要求书1或2或3所述的防伪铆钉，其特征在于，所述铆沿的周边为多边形。

具体实施例示意图如图5-2所示。

图5—2 实施例示意

2002年3月30日，汪瑞明与上海九安铆接技术有限公司（下称九安公司）签订排他专利实施许可合同。授予九安公司上述实用新型专利在上海市范围内的排他许可权。

2003年1月15日，国家知识产权局专利复审委员会（下称复审委）就案外人上海安字实业有限公司、特克斯特朗公司于2002年6—7月针对涉案“防伪铆钉”实用新型专利提出的无效宣告请求，做出第4721号《无效宣告请求审查决定》。维持涉案专利的有效。其后的行政诉讼最终维持了复审委的决定。

2005年2月，两原告在被告宏乐公司处购得被告翔宇公司制造的抽芯铆钉，认为该抽芯铆钉的结构特征完全覆盖了涉案ZL00249571.6专利的全部必要技术特征。原告诉至上海市第二中级人民法院，请求判令：①被告宏乐公司、被告翔宇公司停止生产、销售侵权产品；②被告翔宇公司赔偿两原告包括合理费用在内的经济损失人民币30万元。

二、复审委无效宣告审理情况

复审委合议组对请求人所提供国家标准（GB—116—86）（下称86国标）、美国专利商标局的若干紧固件的注册登记标识等证据进行了分析后认为：

（1）在86国标中并未公开与涉案专利相同的技术方案，也未公开涉案专利权利要求1中记载的区别技术特征。相反，在该证据中却写明：铆钉的顶面不允许有影响使用的裂缝和凸起。涉案专利的铆钉专门用于纸质包装材料的封口和封箱。由于所封装的材料不同于传统铆钉所连接的材料（金属），而且该铆钉作为封口件使用时不需要过高的强度，因此即使铆钉的顶面存在一些凹凸不平也不影响使用。就此而言，本专利的铆钉不同于国家标准中所称的结构铆钉，结构铆钉不可能给出在铆沿上端面压制凹凸部，以实现防伪目的的技术启示。

（2）美国专利商标局的若干紧固件的注册登记标识均涉及螺栓和螺钉。虽然螺栓和铆钉都属于紧固件，但它们分属于两类不同的紧固件。虽然美国专利商标局的若干紧固件的注册登记标识中的螺栓顶部也存在一些标识，但从中看不出这些标识具有凹凸部的结构特征。而且该标识只是螺栓生产厂家自身的一种标识，其目的只是用于区分螺栓的生产厂家，防止与其他厂家的产品相混淆。“防混淆”与“防伪”是两个不同的概念，能起到“防混淆”的作用并不意味着具有“防伪”的效果。相比之下，合议组认为美国专利商标局的若干紧固件的注册登记标识并未公开涉案专利的技术方案，本领域普通技术人员从该证据中也不能得到与本专利相关的技术启示。由于该证据中所做的标识只是螺栓生产厂家的标识，其产品种类、技术构成及标识目的与涉案专利均不相同，故该证据所公开的现有技术与涉案专利的保护范围不会形成冲突。

（3）“凹陷部”“凸起部”“凹凸部”表示了三种不同的表面形态：①表面存在“凹陷部”是指该表面的主要部分是平整的，只是局部存在简单的凹陷；②表面存在“凸起部”是指该表面的主要部分是平整的，只是局部存在简单的凸起；③表面压制有“凹凸部”则是指该表面基本是凹凸不平的，其中凹陷部分和凸起部分相互交错构成一个比较复杂的表面结构。从本专利的说明书附图中可以看出，本专利所称的“凹凸部”属于上述第三种情形，即属于一种有别于“凹陷部”和“凸起部”的比较复杂的表面结构。

（4）涉案专利的铆钉是根据所封装的材料是纸板这一特点、为了实现防伪目的而对现有技术中的铆钉做出的一种结构上的改进。由于涉案专利的“凹凸部”是一个有别于请求人所提供的现有技术的技术特征，而且该技术特征对于识别封装物品的真伪起到一定的作用，带来了一定的技术效果，故本专利权利要求1与请求人所提供的证据相比具有实质性特点和进步，具有新颖性和创造性。基于上述理由，合议组裁决维持涉案专利的有效。

三、专利行政诉讼情况

无效宣告请求人特克斯特朗公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2003年12月18日，北京市第一中级人民法院做出（2003）一中行初字第513号判决。以涉案“防伪铆钉”不是实用新型专利保护的客体为由，判决撤销复审委做出的第4721号无效宣告请求审查决定。判决后，复审委等向北京市高级人民法院提起上诉。2004年10月28日，北京市高级人民法院做出（2004）高行终字第180号终审判决，判决撤销北京市第一中级人民法院（2003）一中行初字第513号行政判决书，维持复审委2003年1月15日做出的第4721号无效宣告请求审查决定“维持ZL00249571.6号实用新型专利权有效”的决定。

四、法院对侵权案件的审理情况

（一）一审情况

上海市第二中级人民法院经审理查明：

本案中，被告翔宇公司提供了76、82、83、84国标，（2005）成蜀证内民字第13244号公证书，“刻字模”外协用图，“扁平半空心铆钉”图纸，新纪元今世缘酒，今世缘质检部证明，江苏省三江机械制造公司（下称三江公司）开具的开花铆钉头部凸环形发票等证据证明涉案“金泉”抽芯铆钉使用的是公知技术。

1977年10月1日实施的国家标准（GB—116—76）（下称76国标）记载了与本案有关的下列铆钉技术条件：①铝铆钉的材料标记按表2规定有一个点、二个点、三个点、一条线，标记为凸起；②铆钉表面不允许有裂缝；③顶头顶面不允许有影响使用的金属小凸起及平顶。1987年6月1日，76国标被86国标代替，86国标中记载的与本案有关的铆钉技术条件与76国标中相同。

国家标准（GB—3098.1—82）（下称82国标）中要求对六角头螺栓和螺钉的性能等级在头部顶面用凸字或凹字标志，或在头部侧面用凹字标志。国家标准（GB—3633—83）（下称83国标）中要求对螺栓的性能等级在头部顶面用凸字或凹字标志，螺母的性能等级在螺母的支承面上或侧面用凹字标志。国家标准（GB—1231—84）（下称84国标）中要求单倒角螺母应在顶面上制出性能等级和制造厂标志，双倒角螺母应在任一支承面上制出凹型性能等级和制造厂标志。82、83、84国标均在涉案专利申请日之前颁布实施。

关于涉案“金泉”抽芯铆钉是否依据公知技术制造，上海市第二中级人民法院认为：

①176国标中记载的与本案相关的铆钉技术与86国标中相同，且76国标于1987年被86国标取代。而复审委认为86国标未公开与涉案专利相同的技术方案，也未公开涉案专利权利要求1中记载的区别技术特征。因此，76国标并不能证明涉案“金泉”抽芯铆钉使用的是公知技术。

②282、83、84国标是要求螺栓、螺钉、螺母在头部顶面等处用凹字或凸字标志性能等级、生产厂家。螺栓、螺钉、螺母和铆钉分属于两类不同的紧固件。且上述国标要求在螺栓、螺母、螺钉上对性能等级、生产厂家进行标识，其目的只是用于区分产品及生产厂家，防止产品及生产厂家的混淆。“防混淆”与“防伪”是两个不同的概念，能起到“防混淆”的作用并不意味着具有“防伪”的效果。因此，上述三个国家标准中所要求的标识仅针对螺栓、螺钉、螺母的性能等级、生产厂家，其产品种类、技术构成及标识目的与涉案专利均不相同，并未公开涉案专利的技术方案，本领域普通技术人员从该证据中也不能得到与本专利相关的技术启示。故82、83、84国标并不能证明涉案“金泉”抽芯铆钉使用的是公知技术。

③仅根据（2005）成蜀证内民字第13244号公证书中的照片，本院无法判断该照片中所反映的铆钉具有凹凸部的结构特征。因此，该公证书不能证明涉案“金泉”抽芯铆钉使用的是公知技术。(www.xing528.com)

④两原告对被告翔宇公司提供的“刻字模”外协用图、“扁平半空心铆钉”图纸的真实性不予认可。被告翔宇公司亦未提供相应的证据予以印证。故本院对上述图纸的真实性亦难以采信。即使上述图纸确系真实的，亦无法证明上述图纸在涉案专利申请日之前，已在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方法为公众所知，且无证据表明“刻字模”外协图纸使用于涉案专利保护的防伪铆钉。而在“扁平半空心铆钉”图纸中的技术要求为铆钉上端面“ASF”标志下凹0.3mm，属于“凹陷部”的技术特征，并非涉案专利要求的“凹凸部”的技术特征。因此，上述图纸不能证明涉案“金泉”抽芯铆钉使用的是公知技术。

⑤被告翔宇公司提供的三江公司发票为复印件，在该发票上盖章的泸州市鑫池酒厂并未对此出具相关的证明，被告翔宇公司亦未根据证据规则的规定申请泸州市鑫池酒厂出庭作证，故本院对三江公司发票的真实性不予采信。虽然两原告对2005年9月5日，江苏今世缘酒业有限公司质检部出具证明的证据效力未予确认，但对新世纪今世缘酒生产于2000年7月并无异议。故本院确认新世纪今世缘酒于2000年7月生产。但仅凭该酒的生产、装瓶日期不足以证明该酒外包装纸盒上的抽芯铆钉在涉案专利申请日之前已在国内公开使用。即使该酒外包装纸盒上的抽芯铆钉确在涉案专利申请日之前已在国内公开使用，该抽芯铆钉铆沿上端面仅是一环形凸起，属于“凸起部”的技术特征，并非涉案专利独立权利要求的“凹凸部”的技术特征。故新世纪今世缘酒外包装上的抽芯铆钉亦不能证明涉案“金泉”抽芯铆钉使用的是公知技术。

对于“金泉”抽芯铆钉是否落入涉案专利权的保护范围，一审法院认为，发明和实用新型专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。涉案专利独立权利要求中记载的必要技术特征为：①一种防伪铆钉；②铆钉由铆沿和铆体构成；③铆沿上端面压制有凹凸部。结合专利说明书及附图，涉案专利的铆钉适用于封装的材料是纸板，在铆钉铆沿上端面压制有“凹凸部”是指该表面基本是凹凸不平的，其中凹陷部分和凸起部分相互交错构成一个比较复杂的表面结构。涉案“金泉”抽芯铆钉由铆沿和铆体构成，在铆钉铆沿上端面标有的“金泉”字样具有涉案专利“凹凸部”的技术特征及防伪功能，且该铆钉可使用于纸板的封装。因此，涉案“金泉”抽芯铆钉的技术特征落入了涉案专利权的保护范围。

对于被告翔宇公司认为涉案抽芯铆钉并非其制造的辩称意见。法院认为，首先，被告宏乐公司向本院提供的订购协议传真件、被告翔宇公司开具的增值税专用发票、（2005）沪杨证经字第77号公证书、公证保全的“金泉”抽芯铆钉、外包装箱上被告翔宇公司的名称等证据可以互相印证，证明涉案“金泉”抽芯铆钉是被告翔宇公司制造的。被告翔宇公司称其与被告宏乐公司之间并非涉案“金泉”抽芯铆钉的购销关系，并无相关证据予以证实，本院不予采信。而被告翔宇公司提供的合同专用章、外包装箱等证据，亦不足以佐证其并非涉案“金泉”抽芯铆钉制造者的观点。其次，被告宏乐公司仅要求在抽芯铆钉上使用横排“金泉”字样，而采用何种技术方案将“金泉”字样反映在抽芯铆钉上是由被告翔宇公司决定并具体实施的，因此，被告翔宇公司是涉案“金泉”抽芯铆钉的制造者。本院对于被告翔宇公司认为被告宏乐公司是涉案“金泉”抽芯铆钉的制造者的辩称意见不予采信。

综上所述，一审法院认为，涉案“金泉”抽芯铆钉的技术特征落入了涉案专利权的保护范围。判决如下：

（1）被告上海宏乐机电设备有限公司、被告靖江市翔宇五金制造有限公司停止对原告汪瑞明享有的“防伪铆钉”实用新型专利权（专利号为：ZL00249571.6）和原告上海九安铆接技术有限公司关于上述专利排他实施许可权的侵害。

（2）被告靖江市翔宇五金制造有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告汪瑞明、原告上海九安铆接技术有限公司经济损失人民币15 000元；

（3）对原告汪瑞明、原告上海九安铆接技术有限公司的其他诉讼请求不予支持。本案案件受理费人民币7 010元，由原告汪瑞明、原告上海九安铆接技术有限公司共同负担人民币3 329元，由被告上海宏乐机电设备有限公司负担人民币1 000元，由被告靖江市翔宇五金制造有限公司负担人民币2 681元。

（二）二审情况

翔宇公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上诉的主要理由是：

（1）翔宇公司不具有被控侵权事实。第一，从九安公司所提供的公证书来看，九安公司于2005年1月17日向公证处提出申请保全证据，而宏乐公司向九安公司销售铆钉的日期却是2005年1月28日。宏乐公司还没有形成销售事实，九安公司却已提出证据保全公证，时间上显然不吻合。九安公司于1月28日购得两箱铆钉，早已存放在九安公司处，却于2月2日至宏乐公司处购买两箱铆钉进行公证，将涉嫌侵权产品移至九安公司处开箱拍照，显然不符合逻辑规律。第二，从宏乐公司提供的其与翔宇公司的订购协议传真件来看，传真件上的时间显示为2002年，而宏乐公司所要说明的销售时间却是2004年，时间上前后矛盾。传真件上所盖印章与翔宇公司实际使用的合同专用章也不相同。第三，从九安公司提供的涉嫌侵权产品包装箱来看，包装箱上为邮政封条，而翔宇公司所售包装箱并非邮政封条。另外，包装箱的外观与翔宇公司实际使用的并不相同。第四，翔宇公司出具给宏乐公司的发票货名与宏乐公司出具给九安公司的发票名称完全不同。

（2）翔宇公司不是涉案“金泉”抽芯铆钉的制造者。即使如宏乐公司所述铆钉是翔宇公司生产的，翔宇公司亦是按照宏乐公司的具体要求进行生产，其行为性质上为加工承揽，宏乐公司应是涉案“金泉”抽芯铆钉的制造者，由此产生的法律后果应由宏乐公司承担。

（3）“金泉”抽芯铆钉和新世纪今世缘酒外包装上“环状物”抽芯铆钉具有相同的技术特征。一审法院将新世纪今世缘酒外包装上铆钉铆沿上端面的环状物图案凸起定义为“凸起部”，而将铆沿上端面的金泉字体凸起定义为“凹凸部”，没有法律依据。

两被上诉人汪瑞明与九安公司辩称，九安公司曾于2005年2月2日从宏乐公司购买了两箱抽芯铆钉，并取得增值税发票，然后对所购物品开箱拍照，上述过程经过公证。翔宇公司以传真件上面传真机的原因所显示明显有误的时间来推定是销售时间无疑是错误的。“环状物”是一种简单的凸起，并不能为某一品牌专用，因而不具有防伪功能，该种铆钉与涉案侵权产品“金泉”抽芯铆钉的技术方案不同。翔宇公司称其与宏乐公司签订的是加工承揽合同，但并没有提供相应的证据予以证实。

上海市高级人民法院经审理查明，原审判决认定的事实基本属实。

另外，涉案专利说明书记载了本实用新型专利的多个实施例。被控侵权“金泉”铆钉由铆沿和铆体构成，其铆沿上除了有凸起的“金泉”两字外，还有两个凸起的小五角星。

上海市高级人民法院认为：涉案专利防伪铆钉由铆沿和铆体构成，铆沿上端面压制有凹凸部。参照专利说明书中的实施例并结合专利复审委员会对涉案专利权利要求中凹凸部特征的解释，原审法院认定被控侵权铆钉中，铆沿上端面压制的凸起“金泉”两字与凸起两个小五角星特征与涉案专利权利要求记载的凹凸部特征相同，进而认定被控侵权铆钉落入了涉案专利的保护范围，并无不当。

虽然原审法院确认新世纪今世缘酒于2000年7月生产，但由此不足以证明该酒外包装纸盒上的铆钉在涉案专利申请日之前已在国内公开使用，故无论原审法院将今世缘酒包装纸盒上所使用铆钉铆沿上的环状物图案凸起解释为“凸起部”而不是“凹凸部”是否恰当，均不影响原审法院关于公知技术抗辩不能成立的结论。

但根据上海市高级人民法院二审查明的事实，“西部人家”酒包装盒盒盖背面打印有“2000年6月16日”字样，该打印的日期应当是在酒瓶包装盒合封时打印，在这之前或者同时，盒盖上应已装上所要使用的铆钉。另外，酒厂在酒瓶包装盒上使用的铆钉应是从铆钉生产厂家购买的，故可以认定，在2000年6月16日之前，生产“西部人家”酒的酒厂已经从铆钉生产厂家购买了相应的铆钉，也就是说，铆钉厂家已在2000年6月16日之前销售了“西部人家”酒包装盒盒盖上所使用的铆钉，这使得该铆钉所使用的技术方案因销售而向社会公开。由于涉案专利的申请日是2000年10月10日，故“西部人家”酒包装盒盒盖上所使用铆钉的技术方案构成涉案专利的现有技术，可以依据该现有技术进行公知技术抗辩。

参照专利说明书中的实施例并结合复审委对涉案专利权利要求中凹凸部特征的解释，“西部人家”酒包装盒盒盖上所使用铆钉铆沿上压制的两个凸起环特征，属于凹凸部特征，与涉案专利权利要求中记载的相应特征相同。由于被控侵权铆钉由铆沿和铆体构成，铆沿上端面压制有凹凸部，而涉案专利申请日前已经公开的“西部人家”酒包装盒盒盖上铆钉的技术方案也由铆沿和铆体构成，铆沿上端面压制有凹凸部，故被控侵权铆钉实施的是公知技术，翔宇公司关于公知技术抗辩的主张能够成立。

综上所述，上诉人翔宇公司关于公知技术抗辩的主张有事实和法律依据，应予支持。依照《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项、第一百五十八条之规定，判决如下：

（1）撤销上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民五（知）初字第160号民事判决；

（2）驳回汪瑞明与上海九安铆接技术有限公司的诉讼请求。

五、法条及相关规章、规定链接

《专利法》（2008）

第六十二条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

思考题

1.被控侵权方采用现有技术抗辩时，法院进行被控侵权产品或方法与现有技术比对前，是否应先判断被控侵权产品或方法是否落入专利权权利要求保护范围？

2.实践中，被控侵权产品或方法可能与现有技术和权利要求保护的范围相比均有差异，此时，现有技术与被控侵权产品或方法比对时应采用什么样的标准？是否也适用“等同”原则？

[1] 本案例根据（2005）沪高民三（知）终字第157号判决书及复审委无效审查决定第4721号编写。