技术方案发明案的专利权归属和职务发明问题及其典型性

1988年12月25日，某市地铁地基公司向该市专利管理局提出请求，要求将陶某的“钻孔压浆成桩法”发明专利确认为职务发明。1989年8月1日，专利管理局确认该发明为地基工作公司的职务发明。陶某不服，于1989年11月l日向市中级人民法院起诉，市中级人民法院经两年的审理，于1991年12月23日作出一审判决，将该专利判归陶某和地基工程公司双方共有。陶某不服一审判决，向该市高级法院提起上诉。

陶某原为解放军基建工程兵某支队副总工程师，1983年1月调至某预制构件厂任厂长。该厂的经营范围是建筑构件。1984年4月2日，某市城建总公司将“小桩技术的试验及应用”编入总公司科研计划，下达给陶某所在构件厂，并拨给科研补助费。1984年4月16日，陶某将“在流沙、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方法”完整地汇集在自己几十年专门记载技术资料的笔记本上。1984年6月，构件厂内部成立地基公司，陶某兼任经理。1985年3月陶某构思的技术方案在施工中首次应用，并获得成功。1986年1月25日陶某将“钻孔压浆成桩法”技术方案向中国专利局提出专利申请。1986年10月3日，构件厂内的地基公司与构件厂脱钩，成立了地基工程公司，由陶某任经理。1988年2月11日，陶某获非职务发明专利权。1988年2月，陶某提出调动工作，未准后于同年6月辞职，到另一地基公司任总经理。^[7]

该市高级人民法院终审判决该发明专利为陶某个人的非职务发明。理由是:陶某是“钻孔压浆成桩法”的发明人;该发明创造不是陶某在本职工作中完成的，也不是领导交付陶某的工作;陶某未利用本单位的物质条件;陶某未与地基工程公司签订过共有专利权的合同。所以陶某的发明为“非职务发明”。

按照我国现行《专利法》的规定，职务发明专利需要满足两个条件中的一个，即执行本单位任务，或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造。因此，非职务发明创造应当是除了独立的发明人或者设计人所作的发明创造以外，还应当包括以下情形:①在单位原有科研、开发任务的工作人员退职、退休或者调动工作1年以后所作出的发明创造。②虽然是在单位的工作人员，但在有关单位不是执行科研、开发任务，不是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。这一般是指工作人员的业余发明创造。③还有一种情形，2000年《专利法》修改时，在第6条增订新的第3款规定，利用单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。^[8]

因此本案中“钻孔压浆成桩法”技术方案的完成日是1984年4月16日。判断一项发明创造的权利归属，应考虑技术方案的完成时间。1984年4月16日陶某在自己的笔记本上记下了“在流沙、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”与以后申请的专利的技术方案虽在有些数据上有所不同，但无本质区别，因此应将这一天视为其技术方案完成日。据此可以认定陶某是“钻孔压浆成桩法”技术方案的发明人，他对这项技术方案的完成作出了实质性贡献。不能因为该项技术方案是1986年才申请专利的，就用申请日期作为该项技术方案完成日期，更不能认为在以后的实施中许多人参与了实施，就得属于大家的共同发明。

“钻孔压浆成桩法”不是陶某在本职工作中完成的。职工在单位经营范围之外的发明创造不应属于职工的本职工作范围。陶某的技术方案完成时，他所在的构件厂的经营范围并无地基施工方面的内容。此外，陶某作为厂长，根据国务院颁布的厂长条例，其职责范围应当是领导和管理企业的生产经营活动，因此地基施工方面的研究发明不是陶某的职责范围，不是他的本职工作。

“钻孔压浆成桩法”不是陶某在履行本单位交付的本职工作之外的任务中所完成的发明。虽然在陶某的技术构思完成之前，其上级部门曾下达“小桩技术的试验及应用”的科研任务，但它是一项已有技术推广应用研究，不应被看成是与陶某相关的技术研究任务。陶某提出过开发新技术的经营决策方针，但这种方针不能看成是领导交付的科研任务。

“钻孔压浆成桩法”是陶某调离原单位1年后完成的。陶某于1983年1月，从基建工程兵调到构件厂当厂长，至1984年4月16日其发明构思完成，已超过1年时间。“钻孔压浆成桩法”发明的完成未利用本单位的物质条件。1984年6月15日构件厂向某机械厂订购了一台钻孔机，但该机是用于利用“钻孔压浆成桩法”施工的，与陶某的技术方案的产生无关系。1985年3月打的试桩是根据施工规范要求进行的，且费用已打入工程总成本，并非陶某所在的构件厂出资。

专利权共有必须符合事实和法律规定。陶某的发明属非职务发明，且陶某未与地基工程公司签订过共有专利权的合同，因此将该专利权判归陶某和地基工程公司共有是不妥的。

本案涉及在判断专利权归属的过程中，负责组织领导工作的参与人员的权利问题，也涉及职务发明和专利权共有的判断问题，非常具有典型性和范例价值。

［问题与思考］

1.什么是职务发明?如何判断?重点掌握职务发明与非职务发明的界限。

2.专利法对职务发明条件的规定体现了专利法怎样的立法精神?如何平衡单位和职务发明人之间的利益?如何保障职务发明人的权益?(www.xing528.com)

［重点提示］

职务发明制度对于完善科技成果知识产权归属和利益分享机制，保护科技成果创造者的合法权益具有十分重要的意义，我国现行专利法规定的不完善，导致单位与发明人之间经常发生纠纷，也由于对职务发明人的奖励规定不到位，严重影响了发明创造人的积极性，对我国创新型国家的建设也产生了不利的影响。研习时要通过具体案例的案情，结合专利法的立法宗旨，探讨职务发明的判定条件，重点探讨如何平衡单位和职务发明人利益的制度以及对职务发明人的奖励和利益保障条款。

【注释】

[1]王迁:《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版，第279页。

[2]冯晓青主编:《知识产权法》，中国政法大学出版社2008年版，第216页。

[3]参见重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第246号民事判决书。

[4]沈庆中主编:《知识产权案例精选精评》，江西高校出版社1997年版，第128～130页。

[5]宿迟主编:《知识产权名案评析》，人民法院出版社1996年版，第220页。

[6]参见北京市高级人民法院(1994)高经知终字第14号行政判决书。

[7]北京专利事务所、北京商标事务所、北京版权事务所编著:《专利·商标·著作权法案例精析》，中国政法大学出版社1996年版，第5页。

[8]汤宗舜:《专利法教程》，法律出版社2003年版，第56页。