实用专利在商标上诉案件中的重要地位

在特拉菲克斯案中，美国最高法院明确指出“实用专利”是功能性的“有力证据”。在理论上，专利权自身的存在不能当然排除商标保护的可能性，但在实践中，如果要求保护的特征是或者曾是实用专利保护的对象，则审查机关或法院一般都会认定功能性。

（一）可以作为证据的专利文件

权利要求书的内容无疑应成为功能性的证据，但在实践中，法院并未将可以作为证据的文件局限于此，说明书中披露的内容、申请人在申请过程中的陈述等都在考察范围之内。《商标审查指南》明确指出，“审查员应同时考虑专利权利要求和说明书、附图及摘要所披露的内容”^[13]。特拉菲克斯案也特别指出：“除了权利要求之外，可以通过考察专利及其申请历史来判定争议特征是不是发明的有用组成部分。”^[14]

实用专利中要求保护的特征即便与原告的商业外观并非完全相同，但如果根据“等同原则”二者是等同的，则仍应将之作为功能性的证据。在特拉菲克斯案中，原告的一项实用专利要求保护底座和标志之间“一对从空间上分离的螺旋弹簧”，原告要求商标保护的标志中两根弹簧是相连的，被控侵权的标志也是两根弹簧连在一起的。对此，一审法院认为，尽管实用专利并未披露要求受到商业外观保护的结构，但原告过去曾成功地根据等同原则主张他人制造空间上相连的双弹簧路标构成专利侵权，因此仍应作为功能性的证据。最高法院对这种主张表示了认同。^[15]

专利文件并非只要涉及要求商标保护的特征就可以成为功能性的证据，如果只是作为装饰性的附带特征在专利文件中被提及，则其证据效力会极大地削弱甚至不存在。关税与专利上诉法院曾指出，“就恰巧在专利中披露，但没有任何功能性意义的‘纯粹任意性’或‘纯粹设计’的特征而言，专利不是功能性的证据”。^[16]肯尼迪大法官在特拉菲克斯案中指出，“如果厂商试图保护专利权利要求中出现的任意性、附带性和装饰性的产品特征，如弹簧腿上任意的曲线或者装饰性的图案，则结果可能是不同的。在这种情况下，厂商也许可以证明这些方面不能实现实用专利客体所应实现的功能”^[17]。在此，法官意指说明书、摘要、附图等文件而非权利要求书，因为权利要求书的作用是限定专利权的范围，说明书则是为了详细描述、披露发明创造，非实用性的要素一般不会出现在权利要求书中，但可能作为附带的细节出现在说明书或者附图中。(www.xing528.com)

（二）他人专利、未到期专利、方法专利及未获授权的专利申请

功能性的认定与专利是否为要求商标保护的人所享有不相关，无论专利权为谁所享有，其存在自身就是功能性的证据。正如商标审理与上诉委员会所言，“关键不是谁拥有这些专利，而是它们披露了什么”^[18]。因此，第三人拥有的实用专利同样是功能性的证据。《商标审查指南》也要求审查员查阅专利文献，以确定竞争者的专利是否披露了申请人试图注册的产品特征。专利无论是仍在保护期限内还是已到期都应作为功能性的证据。关税与专利上诉法院就曾指出，“我们必须将该工艺及其产生的产品当作最终会在公共领域的对待，即使其现在不是”^[19]。如果产品特征是运用专利方法的必然结果，即便该特征自身不是功能性的，也不应享有商标权。在莎士比亚案中，原告对钓竿从头到尾的螺旋外观要求商标权，该外观本身没有实用性，但其是使用专利方法制造的结果。对此，联邦巡回上诉法院认为，即便螺旋外观自身是非功能性的，将之作为商标保护也会破坏专利法的完整性。^[20]美国最高法院也曾判决，冰激凌的球形形状是运用受专利保护的制造工艺的必然结果，因此是功能性的。^[21]此外，正如已经获得授权的专利具有证据意义一样，已申请但未获得授权的发明，其申请中关于实用优势的陈述和权利要求同样具有重要的证据意义。

将实用专利作为功能性的证据，会导致需要在商标案件中对权利要求书、说明书等进行解释，这种做法也会带来一定的问题。在专利申请文件中，无论是涉及专利权范围的权利要求书，还是具体描述、介绍发明创造的说明书都是以高度专业性、技术性的语言撰写的。一般而言，对发明所涉及的特定领域不熟悉的人很难理解，即便是联邦巡回上诉法院或者最高法院的法官也不必然通晓技术，因此很可能在这些文件解释上产生分歧。另外，美国联邦巡回上诉法院自1982年成立以来，一直对专利侵权案件享有专属的上诉管辖权，而商标案件则由各地区的巡回上诉法院管辖，将实用专利作为功能性的证据导致各巡回上诉法院需要在商标上诉案件中审查基层法院对专利权利要求的解释。如果商标诉讼之后发生了专利纠纷，则联邦巡回上诉法院可能也会对专利文件进行解释。这样，两个巡回上诉法院对同一专利可能会作出不同的解释，既浪费司法资源，又削弱司法权威。