施工方法专利侵权纠纷解析及优化方案

【案例3】“某海关业务技术综合楼”施工方法专利侵权案

【案情摘要】李某某是三项施工方法专利的专利权人，这三项施工方法专利分别是：“土体支护及其施工方法”（以下简称95专利）、“建筑物基坑边坡支护的施工方法”（以下简称97专利）和“挡土墙的成形施工方法”（以下简称98专利）。某某海关的“业务技术综合楼”经政府有关机关批准开工建设。工程由案外人某建安公司中标承建。海关与建安公司签订了《建设工程施工合同》，综合楼的基坑支护工程由第三人设计。第三人与海关签订了《建设工程设计合同》，该合同就因“工程使用和准备采用设计人设备、技术、工艺、材料等”导致侵犯专利权的责任作出约定。第三人提交的基坑支护工程的设计方案，通过市建设行政主管机关组织的评审后，施工图样由海关交给建安公司进行施工。上述设计和施工单位具有所属领域的技术资质。2003年3月17日，李某某认为有关单位侵犯了其施工专利权，遂向法院提起诉讼，请求判令：①海关立即停止侵权行为；②海关支付专利使用费20万元；③海关赔偿本案的调查取证费用以及律师费5000元；④海关承担本案的诉讼费用。

【一审审理】法院审理认为：《专利法》第五十七条规定：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权。所谓实施专利，根据《专利法》第十一条规定，是指“未经专利权人许可，……为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法……”。按上述法律规定，认定侵犯方法专利应同时具备三项要件，即“未经专利权人许可”、“为生产经营目的”、“使用其专利方法”。其中，“使用他人专利”是指被控行为人直接将他人专利技术付诸实现的过程。由于在专利权侵权诉讼中，需要承担责任的是实施专利之人，不是采用了专利技术的“物”的所有人或使用人。因此，“使用专利”只能解释为“人”使用专利，不能解释成“物”（例如某工程）使用专利。

本案中，国家批准该海关建设海关业务技术综合楼，目的是保障其更好地履行法定职责。海关建设业务技术综合楼不是进行工农业生产和从事商业活动，该海关的行为没有生产经营目的。另外，该海关作为国家行政机关，不能自行完成其业务技术综合楼的建筑，而是遵守国家规定，委托有该领域技术资质的单位进行设计和施工。在这一过程中，该海关委托第三人进行设计，并将第三人设计的图样交给施工单位建安公司施工，该行为不具有“实施专利行为”的法律特征。李某某认为该海关的行为侵犯其专利权，没有法律依据，其诉讼请求不予支持。受诉讼程序所限，在海关不构成侵权的情况，第三人是否应向李某某承担责任，本案不作审理。

【一审判决】本案经一审法院审判委员会讨论决定，判决如下：驳回李某某的诉讼请求。案件受理费5585元和证据保全申请费500元由李某某负担。

【二审辩诉】李某某不服原审判决，向上级法院提起上诉请求：①撤销原审法院的民事判决；②支持一审李某某的全部诉讼请求；③由海关和第三人深勘公司承担赔偿责任。

（1）原审判决驳回李某某诉讼请求的理由，概括原审判决“本院认为”部分可知，原审判决驳回李某某诉讼请求的理由如下：

①“使用他人专利是指被控行为人直接将他人专利技术付诸实现的过程”，海关作为建设单位没有直接实施和使用李某某的专利；②海关“委托第三人进行设计，并将第三人设计的图样交接使用他人专利就不构成侵权；现实生活中，侵犯专利权的情况是十分复杂的，并不以行为的直接和间接作为区别是否侵权的标准。③所有建设单位均需“委托笫三人进行设计，并将第三人设计的图纸交由施工单位施工”，并不只是海关才如此。事实上，建设单位作为建设工程的所有人，采用有上诉人专利技术的工程设计并将该设计交由施工单位施工，其行为即直接实施了上诉人的专利技术。

（2）建设单位作为工程的所有人，在工程建设中未经许可直接或间接使用他人的专利技术获取了不正当的利益（因实施专利技术节省了建设费）。

（3）建设单位承担专利侵权赔偿责任已有生效判决建设单位承担专利侵权赔偿责任的一审判决，且得到省高院终审判决的支持，中院一审的判决不应与已发生法律效力的判决相抵触。

（4）国家机关未经专利权人许可使用专利技术也构成侵权。《专利法》第十一条第一款和第二款都明确规定：“任何单位或者个人”未经专利权人许可，不得实施其专利；第十二条也明确规定：“任何单位或者个人”实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。上述规定并没有将国家机关实施他人专利的情况排除在外。《专利法》第六十三条明确规定了不视为侵犯专利权的四种行为，本案被上诉人所实施的行为并不包括在内。

（5）第三人应承担赔偿责任。①本案原审第三人是法院依职权追加的，勘察公司作为无独立请求权的笫三人等同于被告的诉讼地位，法院实际上已作了审理；②法院追加第三人后，李某某也明确请求第三人应承担侵权责任，原审法院审而不判是错误的；③海关与第三人签订的《建设工程设计合同》中规定，建设工程设计如发生侵权责任应由第三人承担；④第三人行为是独立的侵权行为，即使按原审判决的理由海关不侵权，因第三人既不是国家机关，又不是所谓间接侵权，其侵权责任无论如何也不能免除；⑤本市宝昌房地产开发有限公司专利侵权案，法院判决建设单位和设计院同时承担责任。

第一被告海关答辩称：

（1）一审判决认定海关的行为不具有实施专利行为的法律特征，是具有事实和法律依据的。李某某在上诉状中将一般和个案中的建设单位替代海关，从而得出错误的结论。

（2）本案第三人是由海关申请追加后，由法院通知其参加诉讼，李某某理解有偏差。李某某认为的“第三人行为是独立的侵权行为”，假设第三人存在侵权行为，也与海关无关。

（3）海关与本案所涉及的专利侵权问题无关，海关综合楼的基坑支护工程的设计和施工也不存在侵害李某某的专利权。(www.xing528.com)

1）海关综合楼是政府招标工程，资金来源由国家划拨，基坑支护设计方案是由市建设局发文组织专家评审落实，海关没有参与基坑支护的设计与施工。

2）本案所涉专利问题是施工过程中采用的施工方法，海关综合楼工程的施工方法的实施是承包施工单位。

3）海关综合楼基坑支护工程全都由第三人设计制作，其设计图样版权归其所有，海关与设计人是建设工程设计合同关系。

第二被告勘察公司辩称：

（1）勘察公司依法不能作为被告。第三人勘察公司是一个具有独立法人资格的专门从事地基基础等方面施工的专业公司，它只具备施工的资质，没有设计资质，因此不能进行海关业务技术综合楼基坑支护工程的设计，也从未提出过有关设计文件。李某某将勘察公司作为第三人起诉没有法律依据。

（2）对“海关业务技术综合楼基坑支护工程”的设计分析。根据对业务技术综合楼基坑支护工程设计图纸的设计主要特点分析（略），海关业务技术综合楼基坑支护工程设计没有侵犯涉案专利。

【二审审理】二审法院经审理查明：李某某向原审法院提起本案诉讼后，海关于2003年5月13日向原审法院提出追加该市勘察测绘院为本案的共同被告。原审法院于2003年6月5日第一次开庭时，通知勘察测绘院作为本案第三人出庭应诉。原审法院于次年8月17日第二次开庭时，勘察公司作为本案第三人出庭应诉，李某某和海关均未对勘察公司的主体资格问题提出异议。原审法院追加勘察公司为本案第三人后，李某某没有对勘察公司提出任何诉讼请求。在本院次年11月30日进行法庭调查的过程中，勘察公司称其与勘察测绘院均是独立的法人，勘察公司是勘察测绘院的下属公司。

2004年4月，海关与勘察测绘院签订了《建设工程设计合同》，海关将其“业务技术综合楼”发包给勘察测绘院设计。勘察测绘院先后于2002年1月6日、2月14日设计了两份《岩土工程设计图纸》。海关在上述《建设工程设计合同》中，并未指定或授意勘察测绘院采用被控侵权的施工方法进行设计。2001年11月8日，海关业务技术综合楼工程由某建安公司中标承建。

二审法院认为：本案为发明专利侵权纠纷案件。根据一审、二审查明的事实和李某某原审的诉讼请求、二审的上诉请求，本案的争议焦点为：海关将其“业务技术综合楼基坑支护工程”发包给勘察测绘院进行设计，并由案外人建安公司实际施工，如果被控侵权的施工方法覆盖涉案专利的技术方案，海关是否构成侵权？应否承担相应的侵权责任？

根据《专利法》第十一条第一款关于专利侵权的规定，即发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

李某某以海关在建设基坑支护工程中涉嫌使用其专利方法为由提起本案诉讼的，理由是海关发包、勘察测绘院设计的技术方案与其专利方法相同，海关是实施涉案专利方法的直接受益者，应当承担相应的法律责任。对此，法院认为：海关在本案中并没有实施被控侵权的施工方法，直接实施被控侵权的施工方法是案外人建安公司。海关将其“业务技术综合楼基坑支护工程”发包给勘察测绘院设计并由案外人建安公司承建，此行为并不属于《专利法》第十一条第一款规定中的“使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”的情形。

涉案专利均是施工方法的专利，采用这些施工方法并没有使本案的施工对象（即海关业务技术综合楼）在物理、化学等方面产生任何实质性变化，而本案的施工对象也不宜看成是实施施工方法所直接获得的产品。而且，李某某并无证据证明海关在发包的过程中，授意或指定设计单位勘察测绘院、施工单位建安公司使用涉嫌侵犯涉案专利权的技术方案。因此，勘察设计单位、施工单位是否存在侵犯涉案专利权的情况以及应当承担何种法律责任均与海关无关。故李某某指控海关侵犯其专利权并承担相应法律责任的请求不能成立，本院予以驳回。如前所述，海关无须承担专利侵权法律责任，是由于海关在本案中不存在实施专利方法的侵权行为，并不取决于海关作为国家行政机关的地位，也不取决于其行为不具备“以生产经营为目的”的要件。

至于原审第三人勘察公司的主体资格以及应否承担法律责任的问题，因李某某在起诉时并未对勘察公司提出任何诉讼请求，也未对勘察公司的主体资格问题提出上诉请求，故本院不再对上述问题进行审查。

【二审判决】综上所述，原审判决认定事实清楚，判决所持理由虽然存在一些欠缺，但是案件的判决结果仍然正确，本院应予以纠正。本院依照《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5585元，由上诉人李某某负担。本判决为终审判决。

【案例评析】本案与上述案例1和案例2有所不同，上述两案例均判建设单位与施工单位承担专利权的法律责任，而本案判决建设方并无责任，主要是因为本案的设计方案是由勘察测绘院所提供的，被告人海关已经将其“业务技术综合楼基坑支护工程”发包给勘察测绘院设计，并与勘察测绘院签订了《建设工程设计合同》，该合同就因“工程使用和准备采用设计人设备、技术、工艺、材料等”导致侵犯专利权的责任作出约定，并由第三人勘察测绘院提交的基坑支护工程的设计方案，由建安公司负责直接施工的。为此，如果被控侵权的施工方法覆盖涉案专利的技术方案，侵权责任也应该由勘察测绘院和施工单位承担法律责任，建设单位海关并无责任。另外，本案原告并没有将勘察测绘院作为被告进行诉讼，一审法院在提出追加勘察测绘院为本案的共同被告。原审法院第一次开庭时，通知勘察测绘院作为本案第三人出庭应诉，第二次开庭时，勘察公司作为本案第三人出庭应诉，原告和海关均未对勘察公司的主体资格问题提出异议，李某某也没有对勘察公司提出任何诉讼请求，为此，法院最后判决驳回原告诉讼请求也是符合有关法律规定的，实属诉讼人的诉讼漏洞。