中国新专利法司法实施成果

一、概述

（一）专利纠纷裁判案件的类型

据中国知识产权裁判文书网站、上海法院法律文书检索中心网站公布的案例以及从有关法院所获案例的不完全统计，2009年1月至2012年12月，上海市的专利纠纷裁判案件共304件。其中，发明、实用新型和外观设计专利纠纷案分别为84、25和128件，分别约占总数的27.6%、8.2%和42.1%；另有专利权权属纠纷、实施许可合同纠纷案67件，具体比例见图1.1。

图1.1　上海市专利纠纷裁判案件的类型构成

可见，上海市的专利纠纷裁判案件数量较多，主要集中在发明专利和外观设计专利领域。从专利纠纷案件的逐年变化看，2012年数量最多，具体的逐年总量及变化见表1.1和图1.2。

表1.1　上海市专利纠纷裁判案件的逐年总量（2009～2012年）　（单位：件）

图1.2　上海市专利纠纷裁判案件的逐年变化图

从上述图表可见，2009年以来上海市的专利纠纷裁判案件呈先降后升趋势，2012年达到近年来顶点，122件占全部专利纠纷裁判案件的40.1%。

（二）专利纠纷案件的裁判法院

在2009年至今的304件专利纠纷裁判案件中，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）公布的专利纠纷裁判案件为150件，约占专利纠纷裁判案件总数的49.3%；上海市第二中级人民法院（以下简称上海二中院）公布的案件为91件，约占30%；上海市高级人民法院（以下简称上海高院）公布63件，约占20.7%，且均为二审案件，各法院的专利纠纷裁判案件比例见图1.3。

图1.3　上海市法院裁判的专利纠纷案件比例构成

图1.4　上海市专利纠纷裁判案件的上诉比例

可见，专利纠纷一审案件共为241件，上海一中院裁判案件比例最高，占一审案件的62.2%。上海高院的专利纠纷裁判案件均为二审，上诉比例达到了26.1%，具体比例如图1.4所示。

（三）专利纠纷案件的结案方式

2009年至今的专利裁判案件中，以判决方式结案的案件为157件，占全部专利裁判案件的51.6%；以裁定方式结案的案件为129件，均为撤销起诉案件，占全部的42.4%；以调解方式结案的案件为18件，占全部的6%。具体比例如图1.5所示。

图1.5　上海市专利裁判案件结案方式统计

由图1.5可见，以判决方式结案的案件比例最高，占一半以上，撤回起诉裁定方式结案的案件次之，调解方式结案案件仅为18件。各专利类型，包括发明、实用新型及外观设计案件的结案方式情况如图1.6所示。

图1.6　上海市专利裁判案件结案方式统计（依照专利类型划分）

由图1.6可见，以判决方式结案的专利纠纷案件中，外观设计专利纠纷案件占多数，其次为实用新型，发明专利纠纷案件最少，但是，三者整体差别不大；以裁定方式结案的专利纠纷案件中，外观设计专利纠纷案件仍占多数；调解结案的专利纠纷案件仅为18件，而外观设计专利纠纷案件达到了9件。

（四）专利纠纷裁判案件的案由分类统计

2009年至今的专利纠纷裁判案件所涉案由为侵权纠纷案191件，占全部专利纠纷裁判案件的92.7%；专利申请权权属纠纷案为9件，均为单位与个人之间因职务关系而产生的申请权权属纠纷。专利代理合同纠纷、专利权转让合同纠纷最少，均为1件。具体各类专利纠纷裁判案所占数量及比例如图1.7所示。

图1.7　上海市专利纠纷案件案由百分比

（五）上海市专利纠纷判决案件中新专利法的适用情况

据不完全统计，自2008年12月27日经全国人大常委会通过的修正后专利法于2009年10月1日起施行（以下简称新专利法）及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称2009年司法解释）于2010年1月1日起施行以来，至2012年12月，上海法院适用新专利法的案件共84件。适用新法的案件中，除5件涉及专利申请权权属纠纷外，其余79件均为专利侵权案件。其中，“王群诉上海世博会法国馆、中国建筑第八工程局有限公司侵犯发明专利权纠纷案”［（2010）沪一中民五（知）初字第40号；（2010）沪高民三（知）终字第83号］因发生在世博会举办期间，被控侵权的对象系世博会热门馆法国馆而广受社会关注，入选“2010年上海法院知识产权司法保护十大案件”。适用新法的专利侵权案件如表1.2所示。

表1.2　上海市法院适用新专利法及其司法解释的判决案件

（续表）

（续表）

（续表）

（续表）

1.适用新法的专利纠纷判决案件类型分析

上述79件适用新专利法及司法解释的专利纠纷判决案例，发明、实用新型和外观设计专利分别为20、19和40件，各类案件适用新法的比例如图1.8所示。

图1.8　上海市适用新法的专利纠纷判决案的类型统计（2010～2012年）

2.新法适用情况分析

1）新专利法及其配套制度体系

新专利法施行后，最高人民法院相应通过了新的司法解释。根据该司法解释，凡2009年10月1日以后发生被诉专利权行为的，均适用新专利法。这是我国各级人民法院裁判有关专利权纠纷案件的法律依据。由于新专利法的司法解释适用是与新专利法的适用相联系的，因此不存在适用2000年专利法而同时适用了2009年司法解释的情况，2000年专利法与2001年的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称2001年司法解释）配套适用。但是，如果2001年司法解释与2009年司法解释没有不一致的，那么在新专利法适用时可继续适用。有关我国专利法及配套制度及修改情况如图1.9所示。

2）新法的“新”

新专利法和2009年司法解释及2010年专利法实施细则的主要修改内容如表1.3所示。

图1.9　我国专利法及配套制度及其修改情况

表1.3　新专利法及配套制度的修改情况

3）关于修改前后专利法的适用问题

立法法第八十四条规定了法不溯及既往的原则，国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，申请日在修改前的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日以后的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权。

4）上海市法院在专利纠纷判决案件中适用新法的情况分析

表1.3所罗列的上海市法院适用新专利法、2009年司法解释的79件判决案件中所适用新法的法条，均涉及侵权的定义、专利的保护范围以及赔偿数额确定的方法，且外观设计专利新增现有设计抗辩的内容。各类专利纠纷判决案件所适用的法条如表1.4所示。

表1.4　适用新法案件的适用法条情况

（1）适用新专利法法条的修改情况：

由于新专利法第十一条第一款、第五十九条第一款与旧法相比，除了编号发生变化之外并未作其他改动，不涉及此次专利法修改的适用情况，因此不做具体分析。涉及专利类型变化最大的是与外观设计专利有关的法条，这五项法条的具体修改在于：

首先，第十一条第二款修改的内容在于增加了外观设计的“许诺销售”构成侵权。然而调研到的适用新法的外观设计侵权案例中，无一涉及许诺销售，全部属于制造与销售类别。因此，调研到的案例并不能检验第十一条第二款修改的适用情况。

其次，第五十九条第二款修改的内容在于增加了“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”的规定，但是，根据调研，在新专利法修改之前，尽管专利法没有明文规定，在实践中，简要说明本就是用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计的，与其说这次法律修改是增添了新的规定，不如说是将已经形成惯例的实践做法以法条的形式固定下来，因此，这一条文的修改并没有导致审判实践中对于此问题操作的实质性变化。

再次，变化较大的为第六十五条，其条文为赔偿数额的确定方法规定了梯度，将原先“侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定”的规定改为先按权利人损失确定，在损失不能查明的情况下按照侵权人利益确定，也就是将一个看似平行选择适用的关系（损失或利益标准）改为有条件地选择适用关系（先损失后利益标准）。但是，应加以辨明的问题是原先法律条文确定的究竟是平行选择适用的关系，还是本就包含了有条件选择适用的意思，此次改法只是将原本文意中所包含的歧义消除。具体究竟是哪一种情况，有待进一步调研后得出结论。另外，第六十五条还添加了赔偿数额的范围，指出应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，还规定了权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。上海法院判决为数很少的发明专利纠纷案赔偿金达到二十五万至三十万，但是，适用新法的外观设计侵权案例并不涉及此种情况，因此从案例中并不能分析出第六十五条相关内容修改的适用情况，有待进一步调研确认。

最后，新专利法新增的有关现有设计抗辩的内容，具体体现在第二十三条第四款、第六十二条的规定。第二十三条第四款对“现有设计”的概念做了明确规定，即“申请日以前在国内外为公众所知的设计”，与在发明和实用新型的授权条件中引入“现有技术”的概念平行。而且对外观设计专利申请，也增加了关于抵触申请的规定。对外观设计专利权增加类似于“创造性”的授权条件：“与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”。因此，新专利法从新颖性、创造性两个角度上整体提高了外观设计的授权门槛。第六十二条则明确认可了现有技术或设计抗辩条款。在我国审理或者处理专利侵权纠纷的实践中，经常出现这样的情况：专利权人指控被控侵权行为落入了其专利保护的范围，因而主张被控侵权人侵犯了其专利权；被控侵权人却举证证明其实施的技术或者设计是申请日之前已经为公众所知的现有技术或者现有设计，因而主张其行为不应当被认定为侵犯专利权的行为。若严格按照原专利法，则被控侵权人的这种抗辩不成立，只能通过无效程序，使涉及的专利权被宣告无效，才能免除其侵犯专利权的责任。专利无效程序以及一审、二审的司法程序将会耗费大量的时间，即使被控侵权人最后赢得诉讼，也会在时间、资金、市场、商誉方面遭受很大损失。这次将现有技术抗辩写入专利法，将大幅度增强被控侵权人的反击能力，对专利权人的滥诉行为也是一种遏制。

在适用上述两项条款的“厦门高特高新材料有限公司诉上海杰瑞保温材料有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”［（2011）沪二中民五（知）初字第13号］中，被告主张涉案专利产品属于在涉案专利申请日以前在国内外为公众所知的设计，应当认定为现有设计。法院结合新专利法相关的规定与2009年司法解释，认定了涉案外观设计属于现有设计，驳回了原告的诉讼请求。在“永莹辉贸易（上海）有限公司诉上海欣典灯饰有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案”［（2012）沪高民三（知）终字第3号］中，上海高院认为新专利法第二十三条第四款所规定的“现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”与2000年专利法第二十三条所规定的“申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内使用过的外观设计”的外观设计公开标准是相同的。

（2）适用新专利法的司法解释法条情况：

新法适用案件涉及发明和实用新型专利的法条均体现在司法解释的最新界定上。首先，司法解释第一条涉及专利权保护范围的确定问题，明确了权利人可以在一审法庭辩论终结前选择具体一项或多项权利要求，以确定其诉称的被诉侵权技术方案所落入的专利权保护范围。之所以如此规定，是因为每一项权利要求都是一个完整的技术方案，权利人选择何项权利要求作为其主张的专利权保护范围的依据，是权利人对自己权利的处分。具体地说，专利法第五十九条第一款规定的“权利要求”并非仅指独立权利要求。

其次，第五条规定了专利法理论上的捐献规则，实质上是对等同原则适用的一种限制。之所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其进行扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。“重机株式会社诉上海力佳缝纫机有限公司侵害发明专利权纠纷案”［（2007）沪一中民五（知）初字第117号］于2011年6月21日判决，适用新专利法第五十九条第一款和2009年司法解释第五条。上海一中院否定了被告根据“禁止反悔原则”主张，即原告放弃“凸轮槽”的下位概念而选择“凸轮”的上位概念，意味着放弃了“凸轮”所包含的“凸轮槽”的主张。该法院转而依据捐献规则认定原告的权利要求书中未作规定，而在说明书中公开的“单轴单孔”技术方案的实施例不属于等同特征限定的专利权保护范围，因此被告所采用的“一个导向轴和导向孔”的技术方案不构成等同。

再次，2009年司法解释第七条规定了专利侵权判定的基本方法，即专利法理论上的“全面覆盖原则”。第七条第一款明确规定，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，从而否定了所谓的“多余指定原则”。之所以如此规定，是出于以下考虑：权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因为权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性。在实用新型专利侵权的三个案例，即，“深圳市元科摄影器材有限公司诉上海照材婚纱市场经营管理有限责任公司、上海赛宝数码电子科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2011）沪二中民五（知）初字第101号］，“应某诉李某、某东机电（启东）有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2011）沪一中民五（知）初字第128号］，“某兴股份有限公司诉某旺科技（上海）有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2011）沪一中民五（知）初字第195号］中均采用了此种方法来判定专利侵权。

最后，2009年司法解释第十七条明确了新产品的界定，从而解决了新产品方法专利侵权诉讼中举证责任倒置规则的适用问题。适用新专利法及司法解释涉及方法专利举证责任倒置的案例“3M公司诉浙江道明反光材料有限公司侵犯发明专利权纠纷案”［（2008）沪二中民五（知）初字第262号］于2011年4月21日判决，适用新专利法第十一条、第五十九条、第六十一条和第六十五条以及2009年司法解释第十七条。在涉及方法专利（原告发明专利独立权利要求10）的侵权认定过程中，上海二中院认为，举证责任的倒置是有条件的，即由原告提交证据证明其专利产品是新产品。法院认为专利复审委作出的确认原告专利的新颖性、创造性无效宣告请求审查决定不能免除原告的举证责任，原告仍应当首先对于其产品或者制造产品的技术方案在专利申请日之前不为国内外公众所知这一事实提供初步证据予以证明，之后举证责任才发生转移，故判定应由原告承担其举证不能的法律后果。上海高院维持原判。

2009年司法解释第八条至第十一条涉及侵权诉讼中外观设计近似性的判断，即应当基于一般消费者的知识水平和认知能力，根据外观设计的全部设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。第八条是外观设计侵权的概括性规定，第九条规定了相同或相似产品的判断，第十条明确相同或相似的标准为“一般消费者”。第十一条第一款规定的是“整体观察”的对象，即对于外观设计的全部设计特征，都应予考虑。第二款规定的是“综合判断”的考虑因素，通常情况下，主视部分及设计创新部分对外观设计的整体视觉效果更具有影响。第三款规定的是综合判断的标准，即在考察设计特征对外观设计整体视觉效果影响程度的基础上，综合判断不同外观设计的整体视觉效果有无实质性差异。上海法院在多数外观设计侵权纠纷案例中均援引了这些内容。第十四条涉及现有设计抗辩的内容，将在下文作详细分析。

（六）外资企业专利诉讼情况分析

1.涉外专利纠纷案件概述

据不完全统计，2009年以来，上海法院审理涉外专利纠纷案件共25件，其中发明专利纠纷案22件，外观设计专利纠纷案2件，实用新型专利纠纷案1件。25件涉外案件中，2件以调解方式结案且均为发明专利纠纷案件，2件以裁定方式结案，其余均以判决方式结案。各类专利纠纷涉外案件所占百分比及其涉外案件的逐年变化情况如图1.10、图1.11所示。

图1.10　涉外专利纠纷案件百分比（按专利类型）

图1.11　涉外专利纠纷案件数量逐年变化图（2009～2012年）

由图1.10可见，涉外专利纠纷绝大多数是发明专利纠纷案，将近90%，这证明涉外专利纠纷的整体技术水平含量较高。2009年以来的涉外专利纠纷案件呈先降后升趋势。涉外专利纠纷案件所涉当事人的国家如表1.5和图1.12所示。

表1.5　涉外专利纠纷案件当事人住所地国

图1.12　涉外专利纠纷案件百分比

由以上图表可以看出，法国和日本专利纠纷案件所占比例最大，达到了28%，其次为美国，欧洲国家专利诉讼案件总体上占多数，共达到52%。

2.涉外专利案件的特点

2009年至今，上海市中、高级人民法院公布的涉外专利案件呈现出了以下两个特点：

（1）涉外案件的专利权人多为国际跨国公司，案件影响大。涉外知识产权案件的权利一方当事人往往是国际知名度较高的国外大公司，案件的国际影响大。如美国3M公司、法国贝尔阿尔法特公司、法国圣戈班石膏建材有限公司、美国微视光学公司、日本本田公司等均向上海法院提出专利侵权纠纷请求。案件能否得到正确、及时处理，对关注我国、上海投资环境的大量外国投资者有极大的影响。

（2）外方当事人多为主张权利的原告。25件案件中，外方当事人作为原告的情形较多，共有18件，其主张的权利一般由外方母公司所有或授权。而在外方当事人作为被告的其余7件案件中，全部为发明专利纠纷案件。且外方当事人一般有备而来，委托的代理律师事务所均为国内大所，案件代理费用较高，一旦中方败诉，所负担的外方的赔偿费用一般也较高。如在上述“3M公司诉浙江道明反光材料有限公司侵犯发明专利权纠纷案”中，上海二中院判决被告向外方赔偿二十五万元人民币，被告不服，上诉至上海市高院，被驳回。又如在“IDEC株式会社诉乐清市和泉电气有限公司等侵害发明专利权纠纷案”［（2012）沪高民三（知）终字第40号］中，日本公司请求赔偿一百万经济损失和合理费，但是上海高院认为原告未提供因侵权而遭受的损失以及被告侵权获利的证据，且无专利实施许可费予以参照，故维持原判，根据涉案专利权的类别、被告的侵权模式、期间等因素酌定十万元赔偿金。

二、专利纠纷案件的类型分析

（一）发明专利纠纷案件

1.发明专利纠纷案件概况

据不完全统计，2009年至2012年期间，上海市法院以判决方式结案的发明专利纠纷案共40件，发明专利纠纷案件呈先降后升趋势。上海高院判决的发明专利二审案件最多为22件，上海一中院和二中院审理发明专利纠纷案件分别为14件和4件。此类案件判决数量逐年变化及法院分布情况如图1.13所示。

图1.13　上海法院的发明专利纠纷判决案逐年变化

2.发明专利纠纷案件适用法条分析

上述案件中，除4件涉及发明专利申请权权属纠纷，其余均涉及发明专利侵权纠纷（1件涉及发明专利的无效判断）。这些案件判决所适用的新旧法条的情况如图1.14所示：

图1.14　发明专利案件适用的专利法条情况

注：括号内为所适用的新法条，下同。

依次分析图1.14所列各项法条可见，新旧专利法第六条均为职务发明专利的判定，4件涉及发明专利申请权权属纠纷案适用该第六条，新法未作修改；第十一条第一款内容为发明和实用新型专利的侵权判定，新法也未作修改；新旧专利法第二十二条都是授予专利权的条件，新法将相对新颖性修改为绝对新颖性；第四十五条、四十六条均涉及专利无效，新法同样未修改；旧法第五十六条第一款、新法第五十九条第一款则涉及发明专利的保护范围判断；旧法第六十条及新专利法第六十五条均涉及赔偿数额的确定，新法做了较大修改，在上述新法适用部分已作了相关分析；旧法第五十七条第一款涉及向法院起诉的程序；旧法第五十七条第二款及新法第六十一条涉及专利侵权纠纷的证据提供，新法增加了外观设计专利侵权纠纷的证据提供；旧法第六十三条第二款及新专利法第七十条涉及侵权后的免除责任条款，新法做了较大修订，增加了许诺销售的免除赔偿条款。

3.发明专利纠纷案件适用新专利法及其司法解释的具体分析

1）现有技术抗辩

最早涉及现有技术抗辩原则的法律依据应属2001年司法解释。根据其第九条第二款的规定，在涉及实用新型和外观设计的专利纠纷案件中，如果被控侵权人提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的，人民法院可以不中止诉讼，这仅在一定程度上认可了现有技术抗辩原则。新专利法引人注目的内容之一是明确了该原则。新专利法第二十二条界定发明和实用新型专利授予条件时明确“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”；第六十二条相应规定了现有技术抗辩条款。2009年司法解释第十四条第一款进一步规定了现有技术的概念。这无疑是最高人民法院在新专利法确立了现有技术抗辩原则的法律地位后，对这一原则所作的司法解释。上海一中院判决的“上海慧高精密电子工业有限公司诉上海迅雷金属材料有限公司侵害发明专利权纠纷案”［（2011）沪一中民五（知）初字第163号］争议焦点之三为被告的现有技术抗辩能否成立。针对被告提供的4组证据以证明其在原告专利申请日前即已购置了被控侵权产品，被控侵权产品采用的是现有技术这一抗辩主张，该法院逐一加以分析，均不予采纳或支持，判定被告提出的现有技术抗辩均不能成立。在上海高院判决的“一生产品有限公司诉杭州百仕盾家具有限公司等侵害发明专利权纠纷案”［（2012）沪高民三（知）终字第45号］中，原审被告就原告的专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，被驳回；原审判决被告侵权成立。被告不服，在上诉中主张其被控侵权产品的设计属于现有技术。上海高院认定上诉人对于其现有技术抗辩，除提供公告号为US6058853A的美国专利之外，并未能提供其他有效证据佐证其观点，而且该专利文献也未披露涉案专利产品加强构件以增加强度和刚性之技术特征，因此驳回其现有技术抗辩的主张。

2）等同侵权判定

侵犯专利权的等同原则在我国见诸于司法解释。如同先前专利法，新专利法没有明文规定等同原则。但是，新专利法司法解释的修改规定了等同原则适用的限制性规则，包括2009年司法解释第七条规定“全面覆盖原则”，即，应当比较被诉的技术方案与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，均不应判定侵权。司法解释第五条借鉴美国专利侵权司法实践中的“捐献规则”，即，在等同的范围中应当排除那些仅在说明书或者附图中有描述而未记载在权利要求书中的技术方案；司法解释第六条则明确了“禁止反悔原则”，即，等同的范围中应当排除那些在专利授权或者无效程序中被明确放弃的技术方案。在此值得关注的是，由于最高人民法院在司法解释中没有对禁止反悔的陈述内容作进一步区分，因此，应当理解为凡当事人在专利授权或者无效程序中的放弃表述皆为禁止反悔之列，而无论该陈述是否为审查员采信或者是否对专利的授权以及维持有效产生了可观的效果。

在上述“重机株式会社诉上海力佳缝纫机有限公司侵害发明专利权纠纷案”中，上海一中院判定被控侵权产品的技术特征与涉讼专利权利要求1记载的全部技术特征相比，至少有一个技术特征不同，没有落入原告专利权的保护范围。在“宁波悦祥机械制造有限公司诉上海昶意机械制造有限公司侵害发明专利权纠纷案”［（2011）沪二中民五（知）初字第106号］中，上海二中院在判定被控侵权方案是否落入涉案专利的权利要求1的保护范围时，依据新专利法司法解释第七条，逐一比对两者的7个技术特征，其中只有技术特征4不相同。但是，该法院援引2001年司法解释第十七条，根据“三重等同原则”，即“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，判定被控侵权方案的技术特征4（气弹簧）与涉案专利的权利要求1的技术特征4（锁定装置）属于同等特征，并强调“本领域的普通技术人员可以不花费创造性劳动就能想到并实现利用工业标准件气弹簧来替换涉案专利中的锁定装置”。可见，2001年司法解释第十七条规定的“三重等同原则”与2009年司法解释第七条“全面覆盖原则”没有不一致，可以继续适用。然而，上海高院经复审撤销了该原判［（2012）沪高民三（知）终字第10号］，其理由如下：“本院认为，经比对，首先，被控侵权产品的技术特征4′气弹簧的结构与涉案专利权利要求1中技术特征4的具体实施方式A1、A4不相同。其次，涉案专利权利要求1中技术特征4的具体实施方式A1、A4采用的是机械弹簧式的锁定装置，通过拉动插销拉手体而使插销插入或者抽出插销孔从而使伸缩杆在伸缩杆套管中的轴向滑动来实现‘控制前车架和后车架间夹角变化’；被控侵权产品采用的是气弹簧式的锁定装置，通过开启、关闭控制阀门来控制气缸桶内的压力平衡从而使活塞杆在气缸桶中的轴向滑动来实现‘控制前车架和后车架间夹角变化’。技术特征4′使用的气弹簧与技术特征4的具体实施方式A1、A4的工作原理不相同，两者的技术手段并不相同，也非基本相同。由于技术特征4′与技术特征4两者使用的手段并不基本相同，因此，被控侵权产品的技术特征4′与涉案发明专利权利要求1的技术特征4既不相同，也不等同。”可见，在事实清楚的前提下，对“三重等同”的不同分析，得出的结论完全不同。

3）功能性技术特征的确定

根据专利法及其实施细则，在我国申请专利的权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征。通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。为此，新的专利法司法解释第四条对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征内容确定做了相应规定。在上述“宁波悦祥机械制造有限公司诉上海昶意机械制造有限公司侵害发明专利权纠纷案”中，上海二中院和上海高院均认定涉案专利权的权利要求1中关键的技术特征4只记载了功能特征，而没有记载实现该功能的技术结构，因此该技术特征4属于功能性技术特征。

4）方法专利侵权

如前所述，2009年司法解释第十七条明确了新产品的界定，从而解决了新产品方法专利侵权诉讼中举证责任倒置规则的适用问题。在上文已举例的适用2009年司法解释第十七条的典型案件——“3M公司诉浙江道明反光材料有限公司侵犯发明专利权纠纷案”中，法院明确专利权人仍需承担证明涉案专利产品为“新产品”的举证责任。

（二）实用新型专利纠纷案件

1.实用新型专利纠纷案件概况

2009年至2012年期间，上海市法院以判决方式结案的实用新型专利纠纷案件共41件。此类案件量逐年变化及法院分布情况如图1.15所示。

图1.15　上海法院的实用新型专利判决逐年变化情况(www.xing528.com)

由图1.15可见，在上海市法院判决的实用新型专利纠纷案件中，上海一中院最多为17件，上海高院的二审案件为15件，上海二中院为6件，实用新型专利纠纷案件的上诉比例达到了65.2%。

2.实用新型专利纠纷案件适用法条分析

上述实用新型专利纠纷案件中，2件涉及专利申请权权属纠纷，且为相同当事方的一、二审案件，4件涉及专利权权属纠纷，2件涉及专利许可合同纠纷，其余33件涉及专利侵权纠纷，涉及较多的为侵犯实用新型专利的认定、实用新型专利的保护范围及赔偿责任和数额的确定。实用新型专利纠纷案件所适用的新旧法条的情况如图1.16所示。

图1.16　实用新型专利案件适用的专利法条情况

具体分析各项法条可知，新旧专利法第六条第一款内容均为职务发明专利的判定，即案件所涉及的实用新型专利申请权权属纠纷，新法未作修改；第十一条第一款内容为实用新型专利的侵权判定，新法同样未作修改；旧法第五十六条第一款、新法第五十九条第一款涉及实用新型专利的保护范围判断；旧法第六十条及新法第六十五条均涉及赔偿数额的确定，新法在这方面做了较大修改，在新法适用情况部分已作了相关分析；旧法第六十三条第一款及新法第六十九条涉及法定许可，新法增加了一种法定许可的情况；旧法第六十三条第二款及新法第七十条涉及侵权后的免除责任条款，新法做了较大修订，将之单独列出，并增加了许诺销售的免除赔偿条款。

3.实用新型专利纠纷案件适用新专利法及其司法解释的具体分析

1）侵权认定及等同原则

2009年司法解释第七条根据新专利法第五十九条第一款（即旧法第五十六条第一款，专利法的该条款内容未被修改）规定了“全面覆盖原则”。上述关于发明专利纠纷案件的等同侵权原则同样适用于实用新型专利纠纷案件。涉及实用新型专利等同判断的案例较多。

在“曲声波诉新世界（中国）科技传媒有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2009）沪一中民五（知）初字第133号，（2010）沪高民三（知）终字第89号］中，上海一中院认为本案是否构成侵权应当判断被控侵权站亭的技术特征是否全面覆盖了原告专利权利要求1记载的全部技术特征。将被控侵权站亭与原告专利的权利要求1记载的技术特征进行比对之后，法院判定两者既不相同也不等同。上海高院判决维持原判。

在“庞国锋诉李萍、台州市黄岩爱婴缔婴儿用品有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2012）沪二中民五（知）初字第31号，（2012）沪高民三（知）终字第93号］中，上海二中院判定涉案产品的技术特征中缺少涉案专利权利要求1的技术特征，因而不构成侵权；上海高院通过进一步的技术特征对比，并从技术手段、功能和效果三方面进行是否等同分析，最后判定涉案产品的技术特征A与涉案专利权利要求1的技术特征a既不相同，也不等同，因此维持了原审判决。

在“新日兴股份有限公司诉兆旺科技（上海）有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2010）沪一中字民五（知）初字第195号，（2012）沪高民三（知）终字第35号］中，上海一中院依据新专利法第五十九条第一款和2009年司法解释第七条，判定原告未能举证说明被告产品的技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征，驳回原告的诉讼请求。原告不服而提出上诉。上海高院判定涉案权利要求中技术特征要素“可碰触至屏幕壳体”是指电脑正常使用时在电脑屏幕的开启过程中支撑片与屏幕壳体相碰触，而非是电脑老化或者损坏后支撑片与屏幕壳体相碰触，且上诉人也未举证被控侵权产品老化或者损坏后支撑片与屏幕壳体必然相碰触，因此驳回上诉。在“金某、青岛某海集装箱有限公司诉张家港某格重工机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2011）沪一中民五（知）初字第194号］中，上海一中院判定被控侵权技术方案不具备专利权利要求中的“内侧板、内端板与底侧梁、底端梁之间有间隙”的技术特征，不构成相同侵权，但是，被控侵权技术方案亦能实现侧壁内的空间、端壁内的空间均与箱底内的空间相连接的效果，其连通方式与涉案专利技术的连通方式实质相同，实现基本相同的功能，达到等同替换的效果，构成侵权。

2）现有技术抗辩

实用新型专利侵权纠纷案件的现有技术抗辩是在司法实践中确立的一项制度。上述关于发明专利纠纷案件的现有技术抗辩原则同样适用于实用新型专利纠纷案件。上述“庞国锋诉李萍、台州市黄岩爱婴缔婴儿用品有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”也涉及现有技术抗辩，由于被控产品未落入原告专利权利要求而不构成侵权，因此被告提出的现有技术抗辩既不成立也无必要。

（三）外观设计专利纠纷案件

1.外观设计专利纠纷案件概况

2009年至2012年期间，上海市法院以判决方式结案的外观设计专利纠纷案件共75件，判决数量呈先下后上趋势。2009年为14件，2010年为9件，2011年为7件，2012年最多为45件。外观设计专利案件判决数量逐年的变化及法院分布情况如图1.17所示。

图1.17　上海法院的外观设计专利判决逐年变化情况

由图1.17可见，上海法院判决的外观设计专利纠纷案件中，上海一中院审理的案件最多，为35件，上海高院审理的实用新型专利纠纷二审案件为15件，上海二中院审理案件为25件，外观设计专利纠纷案件的上诉比例达到了25%。

2.外观设计专利纠纷案件适用法条分析

上述案件所适用的新旧法条情况如图1.18所示。

图1.18　外观设计专利案件适用法条情况

具体分析各项法条可知，新旧专利法第十一条第二款内容为外观设计专利的侵权判定，新法提高了对外观设计的保护强度，增加了“许诺销售”这种情形。根据最高院的司法解释，许诺销售是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示；旧法第五十六条第二款、新法第五十九条第二款则涉及外观设计专利的保护范围判断，且新法五十九条第二款简要说明开始成为申请文件的必要部分，外观设计的申请文件中必须包括简要说明，用于解释图片和照片的内容；旧法第六十条及新法第六十五条均涉及赔偿数额的确定，新法在这方面做了较大修改，在上述新法适用情况部分已作了相关分析；而新法的第二十三条第四款及第六十二条均属于现有设计抗辩的内容。

3.外观设计专利纠纷案件适用新专利法及其司法解释的具体分析

1）外观设计专利的相同或近似性判断

新专利法第五十九条第二款在旧法第五十六条第二款规定外观设计专利权的保护范围的基础上增加了“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。2009年司法解释第八条至第十一条分别规定了外观设计专利的相同或者近似性判断的基本原则，产品用途、一般消费者的知识水平和认知能力、整体视觉效果的三种判断方法。整体视觉效果与设计要点结合的判断方法在经2009年司法解释编纂之前，已在法院实践中得到了较为广泛的适用，新法实施之后得到进一步全面的适用。

在“宁波悦祥机械制造有限公司诉上海昶意机械制造有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”［（2011）沪二中民五（知）初字第105号］中，上海二中院判定被控侵权产品和涉案专利属于相同种类的产品。虽然涉案专利和被控侵权产品在整体形状的设计上相同，均呈L形，但一般消费者熟知L形是一种常见形状。前后车轮，前轮上置有前叉，前叉上转向机构和T字形把手，前后轮之间有车架，车架上置有踏板等为一种常见的排布方式。被控侵权产品与涉案专利具有多处不同设计特征：前后轮的粗细和轮毂、前叉的两侧臂有无镂空图案，后车架的形状、锁定装置是否有外套弹簧，踏板是否有前脚蹬等处的设计特征均存在较明显的差别。该法院依据新专利法第五十九条第二款和2009年司法解释第八条、第九条和第十条，判定上述的不同点会引起一般消费者的注意，并对产品外观的整体视觉已产生实质性的影响，故被控侵权产品与涉案专利既不相同也不相近似。

在“上海埃珂托塑料有限公司诉常州市宏达金属办公家具有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2010）沪一中民五（知）初字第24号］中，上海一中院判定就原告专利外观与被控侵权产品外观的整体对比情况来看，由于被控侵权产品在外观上使用了原告专利的各设计要点，而且两者的部分区别未改变产品的整体视觉效果，故两者构成近似。

2）现有设计抗辩

现有设计抗辩是此次专利法修改新增加的内容，第二十三条第四款对“现有设计”的概念做了明确规定，即“申请日以前在国内外为公众所知的设计”，与在发明和实用新型的授权条件中引入“现有技术”的概念平行，第六十二条及司法解释也做了相关明确规定。

在上述“厦门高特高新材料有限公司诉上海杰瑞保温材料有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”中，上海二中院判定涉案专利的申请日为2009年4月14日，被告用以现有设计抗辩的比对设计系佛山市南海罗村兴富业压花铝板厂于2008年11月11日上传于互联网、用于许诺销售“菱形纹铝板”产品的主视图照片，属于在涉案专利申请日以前在国内外为公众所知的设计，应当认定为现有设计。经比对，被控侵权产品与该现有设计的内容无实质性差异，应当认定被控侵权产品使用的设计属于现有设计，因此，不构成侵犯原告外观设计专利权。

在“东莞市某兴食品有限公司诉兴化市乐某食品有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案”［（2012）沪一中民五（知）初字第115号］中，上海一中院驳回被告的现有设计抗辩，被告提出的现有设计含有图画和文字在原告的专利申请日之前虽已公开，但是，法院认为在相同或者近似性判断中，一般只能用一项在先设计与被比对的外观设计进行单独比对，而且比对的对象主要是外观设计的整体，故被告将已公开的图画和文字作为现有设计抗辩，难以得到法院支持。

三、司法实施调研分析

2011年10月至12月，课题组根据拟定的调研问题清单（见本节附件）先后在上海市高院、一中院和二中院知识产权庭调研新专利法的实施情况，并归纳了如下初步分析，仅供参考。

（一）现有技术或现有设计抗辩

1.被控侵权方案与现有技术属于不同的技术主题

上海高院法官表示，在审判实践中一般将整个方案进行比较。如果技术主题不一样，技术特征就不可能一样。这是一个必要条件，为此，比较技术特征应该在同一技术特征或者同一技术领域下进行。即使限定在前序当中而不是特征部分，那也算限定技术领域。美国审判实践中虽有争议，区别对待，但是，法官把这个问题过于复杂化。我国未采用这样的意见，北京市高级人民法院的指导意见和国家知识产权局的审查指南都没有采用这样的意见，实践中便于操作。

上海二中院法官表示，国家知识产权局在授权时会有检索，而且考虑是否属于相近领域，但是，大多是考虑是否为相同主题，同时还会考虑创造性以及结合的问题。结合的时候可能就是一个相近的领域。如果被控侵权方案与现有技术属于不相同的技术主题，对于是否能用现有技术抗辩要区分情况进行考虑，但在审理案件的过程中，主要还是考虑技术主题是否相同。在专利审查中要进行必要的检索，如果现有技术只是起到启示的作用，那么并非适用严格的审查原则。然而，在现有技术侵权案件的审理中，法官会适用较为严格的标准，即一般意义上的启示作用也可能会作为侵权的考虑范围，在外观设计案件中，则会考虑相近种类。这表明，除个别特殊情况外，比较技术特征应该在同一技术特征或者同一技术领域下进行。

2.“无实质性差异”的判断

关于“无实质性差异”是否指整体方案的等同问题。在调研中，上海法院的法官持较统一的意见，认为“无实质性差异”应当按照技术特征是否等同来判断。“无实质性差异”在起草2008年专利法修正案时就是“等同”，只是国家知识产权局不同意，才换了个词。国家知识产权局认为应当对这个限定采取更严格的做法，才用了“无实质性差异”。在最高人民法院起草新专利法司法解释时，召开过多次研讨会。研讨会上的主流意见认为，现有技术方案既可以是与被告产品完全相同的方案，也可以与被告产品中某一个技术特征是等同的技术特征。此外，“无实质性差异”还包括在现有技术基础上，结合本领域技术人员的常识，不需要付出创造性的劳动就能得到的。无创新性本来就是等同的要件之一，等同本身就是三重基本等同加上无创新性来定义的。

3.知识产权司法鉴定中心鉴定结论的适用及效力

关于司法鉴定程序的适用。在实践中适用司法鉴定程序的案例较少，且外观设计案件一般不适用。当涉及发明及实用新型专利的侵权诉讼案时，法官通常不会依职权进行技术鉴定，而是依当事人申请来进行，再由法官根据个案情况判断是否需要鉴定。现有技术抗辩一般要对比两次，首先将原告专利和被告产品对比，然后再将被告产品和现有技术对比。如果技术人员搞不清楚，两次对比都要做鉴定，一次鉴定解决两个问题。但是，有些必须鉴定，比如药品类专利，还需要测成分，法官自己无法判断。需要技术人员鉴定。需要明确的是，在侵权诉讼中假设权利都是有效的，法院无权审查其有效性。权利要求的有效性是在授权过程中解决的，应当由专利审查委员会来解决，不能由法院来审查权利的合法性。

关于司法鉴定的效力。在证据法上，鉴定结论的效力比其他证据的效力要高。如果没有特别的反证，法院一般都会采信鉴定结论。且鉴定结论须通过质证方式来认可证据的有效性、合法性等问题。通过这样的过程，鉴定结论报告才可以被采用。但是，法官如果质疑这份证据的证明力，则不予采纳。如果对方当事人对鉴定结论有异议，可以提出补充鉴定或者再次鉴定。不过，这类请求不一定会得到法官的认可。

4.较严的标准（新颖性标准）与较宽的标准（现有技术组合抗辩）

在调研过程中，我们发现上海市法院对此标准的理解存在差异。上海高院法官认为该标准应当是比“创造性”窄，比“新颖性”宽。最高人民法院的司法解释比较严，说明要相同或者等同。而简单地加以组合公知常识，惯常替换，则不是相同或者等同，这样就是把标准拓宽了。“新颖性”可以包括等同。

上海一中院法官认为，应当一概采用新颖性的标准，因为专利法上所说破坏新颖性的两种情况是现有技术和抵触申请。如果在审查阶段只能破坏新颖性，在侵权阶段还会破坏创造性，这就等于把授权的权力给了法院，法院的权力会比授权机关更大，这与我们现在的理解不一样。这样就没必要专门由北京市第一中级人民法院管辖行政诉讼，侵权案件都可以审理，直接宣告专利无效就可以了。

上海二中院法官表示，只有在外观设计的案件中，才涉及现有技术的组合判断，其他专利类型的案件中并没有发现这样的问题。如果出现这种问题，则在审判工作中对创造性和新颖性的标准选用根据具体案件来定。判案要考虑多方面因素，并非单纯根据学理上的理想模型或量化标准做出裁判，还要考虑对社会发展的作用、政治上的考量、后续的影响，等等。通过综合的考量，对具体案件选用适合该案件的一套标准。

（二）等同原则

1.2009年司法解释第五条“捐献规则”的适用

等同原则是已在我国司法实践中长期适用的一项原则。2009年司法解释做出了进一步明确规定。该司法解释第五条捐献规则是对等同原则的限制，是借鉴美国的一项全新制度。在新的司法解释之前没有相关案例。类似案件已经出现。

2.2009年司法解释第六条“禁止反悔原则”的适用

“禁止反悔原则”在新的司法解释之前已有相关适用，只是案子较少。关于该项原则的具体适用问题，新的司法解释没有详细规定，法院认为可参考美国的做法。美国做法分为两种：一种是权利要求范围的修改，限制权利要求，一种是经过陈述放弃的权利则为明确放弃。在美国司法实践中推定采信，采用推定放弃的模式，该模式较为严格。我国主要规定权利范围的修改，但是，我国司法实践中没有统一的标准。法官认为应该采用推定标准，即假设在修改权利的时候，负有将当时可以预见的理由全部写进去的义务，不然推定都完全放弃了。除非有些例外，比如技术原因新产生的，或陈述是以普通技术人员的角度看的。此外，法官表示在实践中碰到的问题，有时会参考美国法院的相关实践。

对于某些在审查过程中未提出、在专利侵权诉讼过程中提出的权利要求，法律规定要根据专利说明书来解释权利要求。如果说明书上没有该项权利要求，就是没有内部解释，就要采用外部解释，外部解释要符合这个行业通常的认识。在审查中，当事人提起在材料及说明书里没有提及的技术效果或要解决的技术问题，法院是不认可的，除非根据现有材料能轻易地直接推导出来的技术效果或要解决的技术问题才有可能认可。但是，这不能直接地推导出技术问题或者技术效果，法院最终还是以原始的专利说明书为准。

（三）侵犯外观设计专利权的判断

1.外观设计保护的范围问题：设计要点与区别设计特征

关于2009年司法解释第十一条的外观设计的设计特征问题。作为专利权保护，表达设计特征更好一点。发明和实用新型专利是技术特征。如果表达设计要点，有点像版权意义上或者商品装潢、商标意义上的称谓，可能会混淆专利保护上的立足点。两种表述对外观设计专利的侵权认定没有太大影响，只是设计特征的措词更科学一点。

调研时法官表示，外观设计作为一个整体加以保护，并不以设计要点或特征来确定。区别技术特征具有借鉴美国司法实践的倾向。1997年前，美国判断外观设计的保护范围时采取分两步走的方法，第一步整体看，侵权产品的外观与专利产品的外观是否相似，第二步是被控侵权产品的外观有没有抄袭在先设计的新颖点，相当于“区别设计特征”，两个条件都满足才构成侵权。也就是说，如外观设计相似，不一定侵权，可能是模仿已有常用设计手段。1997年后，美国将认定标准改成“熟悉在先外观设计的消费者”判断标准（而不是普通消费者），看是不是有混合。从整体来看，将这两个步骤混合在一起判断，反而不好操作。我国现在标准是学习美国，但是学得不完全像，区别特征对整体特征贡献更大，还是从整体来看，即，我们现在是一步走，跟他们现在的操作差不多。其实是两步走，更好判断。

2.简要说明对外观设计的影响

新专利法第五十九条第二款新增简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的产品外观设计。2009年司法解释第九条规定确定外观设计产品的用途，可以参考外观设计的简要说明。如果是文字说明，专利申请人要写明省略了哪些；如果是图片，可以写明是否要求保护颜色。在实践中，涉及视图与简要说明相矛盾的问题。法律规定以视图为准，简要说明可解释视图，但是，简要说明解释视图又解释不出视图所达到的结果，实践中一般以视图为准，因为保护范围还要以视图为准。此外，这一法条的修订是针对之前没有简要说明时，权利人在开庭时列出很多在专利审查时未必列出的权利要点而随便解释的问题。问题在于外观设计的专利审查是形式审查，简要说明不作为重点审查，有时不审查。法条虽然明文规定，但是专利审查时不审查简要说明的问题会造成司法实践的困难。

3.一般消费者标准

上海高院法官表示，在实践中，一般消费者的标准争议很大。我们往往把这个“一般消费者”与审查指南的“一般消费者”混同。审查指南是对授权阶段而言。美国在这个问题上很明确，侵权是侵犯了权利人的市场利益，应该是购买者的标准，而不是生产者。有一个关于马路上的路灯案件，争议的焦点在于标准应当是“买灯的人”、“路上走的人”、“装灯的人”，还是“换灯泡的人”。应当采取“买灯的人”的标准，因为享受的人和购买的人是不一样的，只有购买的人才会对市场有影响。如果按照美国的判断标准比较合理，新颖性判断按照一般消费者标准，即购买者；创造性则按照所属领域的普通技术人员来看是不是有明显区别。审查指南造成的问题在于我们没有采取美国的标准，而规定两个都由一般消费者来判断，将一般技术人员和消费者的概念混同了。我们在判断侵权的时候也适用这个标准，没有理顺两者之间的关系。

（四）专利侵权赔偿数额

1.赔偿标准的立法概况

新专利法第六十五条在旧法第六十条的基础上对于赔偿数额确定作了细化，明确了专利侵权赔偿数额的计算顺序，第一顺位为权利人的损失，第二顺位为侵权人的收益，第三顺位为专利许可费的合理倍数，第四顺位为法定赔偿。此外还新增“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”。新法明确法定赔偿数额的起点为一万元，上限为一百万元，保护力度明显提高。

2.上海法院司法实践中的问题

司法实践中的主要问题在于没有明确的标准。该问题在全国法院中普遍存在，一方面，原告举证比较困难，另一方面，原告没有充分利用证据保全等手段，有时证据保全也有困难。最根本的原因还是我国的程序法不够完善，拿不到全部的证据。我们没有像英美法那样证据开示的制度，也没有大陆法系文书提出命令这样的规定，当事人要拿到对方的证据，相当困难，基本不可能。

2010年上海高院发文《关于知识产权侵权案件赔偿数额指导意见的通知》，在审判时，法官会参考这个文件。但是，这个文件规定也是原则性的，具体的裁判还是由法官根据案情裁量。个案性非常强，有些外观设计能获得很高的利润，但反而可能投入几千万的发明专利没市场，而赚不到利润。要综合很多方面因素考虑，要看公司规模、市场、产品是不是畅销，要尽量考虑跟其实际损失相一致的因素，使其与损失相一致。还需要原告举证证明，如果能举证证明侵权时间长，规模比较大，销售渠道多，产品利润大，这样就会判得多一些。在调研过程中，法官还表示，关于赔偿数额的下限设定为一万元，给法院实践中带来了很大的问题。根据个案情况，需要赔偿的数额可能只有几千元的标准，在实践中较难操作。

附件：《2008年专利法的司法实施新问题》调研计划问题清单^[2]1

调研方：复旦大学知识产权研究中心

2008年12月27日修改的《专利法》自2009年10月1日起施行，已近两年。最高人民法院2009年12月21日公布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（《司法解释》）自2010年1月1日起施行。据《2010年中国知识产权保护状况》统计，当年新收案件5 785件，同比增长30.82%。2008年专利法的司法实施情况究竟如何，实践中存在哪些新问题？各级人民法院的有关判决有无差异？我国是否有必要建立类似对专利上诉专属管辖的美国联邦巡回上诉法院，抑或德国专利最高法院等新的专利审判制度？创新型国家战略目标的实现与专利法的司法实施有什么关系？外资企业对2008年专利法的司法实施有什么诉求？等等。需要较系统、深入的调研。

本次以上海市两个中级人民法院2010年以来的一审专利案件为调研重点，结合上海市高级人民法院的一审和二审案件，实地了解上海市的新专利法司法实施基本情况，包括所有判决书、类别统计及分析。

现有的涉及专利的纠纷，一般分为专利民事纠纷和专利行政纠纷。专利行政纠纷以国家知识产权局及其复审委员会为被告，由北京市第一及第二中级人民法院和高级人民法院管辖。因此，本调研仅限专利民事纠纷。

先期，本课题组首先通过网络^[3]进行调研。发现适用新法的案例很少，难以总结出2008年专利法的实施效果。此外，仅通过网上公开的案例，很难得知调解结案的比例和上诉及再审申诉的比例，更无法从社会效果的角度来评价2008年专利法。

为此，我们非常珍惜这次来贵院进行调研的机会。为了达到最佳的调研效果，特此事先附上本课题组拟向贵院调研的问题清单。

复旦大学知识产权研究中心

《2008年专利法的司法实施新问题》课题组

2011年10月

问题清单：

专利侵权纠纷中，主要有如下问题：

（1）专利侵权案件的审理思路和技术对比分析的方法；

（2）北京市高级人民法院对于侵权纠纷，有《关于专利侵权判定若干问题的意见》这样的裁判规范，上海市高级人民法院是否也有类似的规范？若有，是否有公开的渠道？

（3）现有技术抗辩：

a）现有技术抗辩如何适用？《司法解释》第十四条细化了现有技术抗辩的原则和做法，即将被诉落入专利权保护范围的技术特征，而非被诉侵权人实施技术的全部技术特征，与一项现有技术的相应技术特征进行对比。如果两者相同或者无实质性差异，则可以认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，从而免除其侵权责任。如果被控侵权方案与现有技术属于不同的技术主题，是否不能用现有技术抗辩？

b）对于如何理解“无实质性差异”，是否指整体方案的等同。“无实质性差异”的标准究竟如何掌握？是否都通过“知识产权司法鉴定中心”？

c）目前，现有技术抗辩是否采用较严的标准（即较严的“相同”或新颖性标准），而不采用较宽的标准（即“现有技术组合抗辩”）？有一个江苏法院的案例^[4]，新海宜电信发展股份有限公司诉南京普天通信股份有限公司案。一审认为不能以现有技术组合抗辩，二审采纳了这个抗辩。上海法院在审判实践中到底是怎样的标准？

d）由c）引出另外一个问题，如若认为“现有技术组合”并非抗辩事由，且法院未必因为已向复审委提出无效而中止审判，如果被告败诉，后又成功地使该专利无效，并且赔偿业已执行，会不会造成不公平？

e）如果倾向于较严的标准，那么凡是被控侵权物无法直接从现有技术中得出的，就不予适用现有技术抗辩，则无形中增加了被告的侵权危险，这种政策会促使被告积极提起无效宣告请求，是否会造成侵权案件的审理周期因涉及案件的中止审理可能被延长？

f）用现有技术进行侵权抗辩时，是否仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况？当专利技术方案、被控侵权物（产品或方法）、被引证的现有技术方案这三者明显相同时，被告不得以现有技术进行抗辩，而应向专利复审委请求宣告该专利权无效？

（4）先用权抗辩，此次《司法解释》也进一步阐明了有关适用条件。先用权抗辩制度是为弥补先申请制度的缺陷而产生的，但是为了鼓励申请，又对先用权抗辩设定了一些条件。根据《司法解释》第十五条的规定，非法获得的技术不能主张先用权抗辩；对“已经作好制造、使用的必要准备”有了更加明确的标准；将原有范围限定为“申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产设备可以达到的生产规模”；并禁止先用权人单独转让或者许可该技术或者设计，审判实践中如何操作？

（5）有没有药品和医疗器械的实验例外（Bloar例外）抗辩的实际案例？

（6）诉前停止侵权行为（诉前禁令）如何做到“谨慎”？支持率有多少，如何操作？

（7）诉前证据保全与当事人举证责任如何衔接？

（8）对专利权利要求保护范围的解释更加严格，第一次明确了功能性限定的技术特征的解释方法。在过去的司法实践中，一些法院就功能性限定的技术特征的解释方法与《审查指南》保持一致，即所有能够实现所述功能的实施方式均构成侵权，但在此次司法解释之后，上述解释在司法实践中将不再适用。只有被控侵权物实施了说明书所描述的具体实施方式及其等同的实施方式方构成专利侵权。该规则由于与《审查指南》的规定相冲突，在实践中如何协调两者的关系，从而做到对专利权人的公平保护？

（9）对等同原则适用限制的司法明确：在之前的专利侵权认定的司法解释中，最高人民法院已经对等同原则的认定规则予以了明确。此次司法解释在之前的基础上，对于等同原则适用的限制性规则进行了规定，即：

a）《司法解释》第五条系借鉴美国专利侵权司法实践中的“捐献规则”，即等同的范围中应当排除那些仅在说明书或者附图中有描述而未记载在权利要求书中的技术方案，实际审判中是如何操作的？

b）《司法解释》第六条则明确了“禁止反悔原则”，即等同的范围中应当排除那些在专利授权或者无效程序中被明确放弃的技术方案。在此值得关注的是，由于最高人民法院在司法解释中没有对禁止反悔的陈述内容作进一步区分，因此，应当理解为凡当事人在专利授权或者无效程序中的放弃表述皆为禁止反悔之列，而无论该陈述是否为审查员采信或者是否对专利的授权以及维持有效产生了可观的效果；实际审判中是如何操作的？

c）明确了“禁止反悔”原则，但若某些技术效果或要解决的技术问题在确权过程中从未提及，当事人在诉讼过程中提出，法院是否认可？

（10）新《专利法》第六十五条对于赔偿数额确定作了细化，但具体标准，比如“权利人的损失或者侵权人获得的利益”的确定还是要“合理确定”，而且还要包括“合理开支”，不知这两个标准具体到我们上海法院是怎么规定的呢？规定出的数额又是依据什么进行计算的？此外，一万至一百万是一个弹性比较大的区间，那么法院在实际操作的时候，有没有具体的赔偿标准，什么样的类型、性质或者情节对应什么等级的赔偿数额？举例来说，在上海翔实玻璃有限公司诉上海懿品龙玻璃有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案^[5]中，判决书中写道：“发票难以反映被告完整的销售与盈亏状况”而不能作为所获得利益的标准。那么在实际操作的时候，一般以什么作为所获得利益的标准？而被告的财务报表或者账单，多属于商业秘密，原告一般是没有办法通过正常的渠道得到的，那么原告在提起诉讼请求的时候，又应当以什么作为标准呢？法院有什么指导性的意见？

（11）明确专利侵权诉讼中不适用“多余指定”原则：《司法解释》第七条已明确了专利侵权判定中的“全面覆盖原则”，明确否定了“多余指定”原则的适用，审判实践中如何操作？

（12）新产品如何界定，直接影响新产品方法专利侵权诉讼中举证责任倒置规则的适用。《司法解释》第十七条规定，产品本身或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，该产品则不属于新产品。对于众多制药企业关心的只公开了假想的结构式而未公开其具体的理化特征或者制造方法的“产品”，并不能破坏其“新产品”的属性，仍然适用举证责任倒置的规定。但是，从可操作性的角度出发，这种否定式的限定仍然不利于专利权人举证证明其属于“新产品”。在司法实践中，作为一种变通的方法，专利权人是否可以举证证明其专利产品不同于现有产品以完成初步的举证责任？

（13）对于外观设计，使用了区别设计特征不一定构成侵权，而不使用区别设计特征也可能构成侵权，最终仍应根据整体观察、综合判断的原则进行判断。第十一条第三款则进一步明确了相同的标准为“整体视觉效果上无差异”，“相近似”的标准为“整体视觉效果上无实质性差异”，意即“混同”。由于新《专利法》修改中出现了设计要点的概念，因此，专利侵权判定中如何看待设计要点的作用，对此该司法解释并未给出回答。但就措辞而言，《司法解释》使用了“区别设计特征”这一明显有别于“设计要点”的概念，因此，是否可以认为，设计要点由于属于单方陈述的范畴，而在外观设计专利侵权判定中并无实质性作用？简要说明的效力如何？“一般普通消费者”有没有判断的标准？

（14）有无关于遗传资源的具体案例？新《专利法》第二十六条第五款新增了保护遗传资源的规定，关于这个规定，不知现在是否得到了很好的利用？同时，这条规定内容很简短，这对遗传资源的保护是否有效、到位？同时，法院在遇到这方面问题时会怎样处置？

（15）改劣技术方案是否落入专利权的保护范围；

（16）对方法专利权利要求中步骤顺序的解释；

（17）管辖权异议的具体操作，例如，作为制造者的共同被告之一所提出的管辖权异议，在产品侵权案件中，将销售者与制造者列为共同被告而在销售地起诉，从而规避制造地法院的管辖，或者达到诉讼经济的目的，是原告及其律师常用的诉讼策略。但是，在专利侵权案件中，销售者一般能够通过证明自己产品的合法来源而免除侵权责任，在制造者直接异地销售侵权产品的情况下，原告能否在销售地起诉？销售地法院有无管辖权？法院对作为制造者的被告提出的管辖权异议一般如何处理？法院的考量因素：案件证人出庭成本，接触证据来源的便利性以及地方利益因素？

（18）如前所述，适用新《专利法》裁判的案例比较少，且无法得知调解结案的比例和上诉及再审申诉的比例，能否提供一些网上未公开的资料。

专利权属纠纷中，主要有如下问题：

（1）现今网上可查的案例主要是侵权纠纷，而权属纠纷的案例几乎没有。是否有这方面的资料？

（2）根据《司法解释》，被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。那么关于权属纠纷，新旧法律的适用又是如何操作的？是否类似于国家知识产权局的过渡办法，以申请日为标准？

上面问题主要是以解释论的思路提出的，从立法论的角度，法院在审判过程中，是否可提供一些资料，例如：

（1）新《专利法》的哪些修改解决了旧专利法在审判实践中的不足？

（2）新《专利法》的哪些修改反而造成了审判实践的困扰？

（3）新《专利法》还应做哪些修改，以克服审查实践中仍有的或新有的困难？

（4）新《专利法》的修改未涉及的问题，目前在实践中如何把握？例如，新《专利法》修改中，没有涉及关于间接侵犯专利权的规定。目前，对间接侵权行为是否承担侵权责任问题法律没有明文规定，实践中应如何把握？